The Beatles v. Beatle : le principe de spécialité ne résiste pas à la renommée

Existe-t-il une hiérarchie entre les principes généraux du droit des signes distinctifs ? La question n’est peut-être pas aussi saugrenue qu’elle y paraît de prime abord. Un récent arrêt du Tribunal de première instance de l’Union européenne l’illustre bien. En 2004, la société Handicare Holding BV a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour le signe “Beatle”, et ce pour les produits de la classe 12 de la Classification de Nice. La publication de la demande d’enregistrement provoqua l’opposition du titulaire de plusieurs marques semi-figuratives antérieures, les unes nationales, les autres communautaires, à savoir des marques “Beatles” et “The Beatles”, propriété de Apple Corps Ltd. Il est important de préciser que les marques opposées par le célèbre groupe musical originaire de Liverpool couvrent de nombreuses classes de produits et services, mais pas la classe 12 choisie par la société Handicare Holding BV. A priori, une simple application du principe de spécialité devrait permettre d’écarter la demande d’opposition. Les produits et services ne se confondant pas, le risque de confusion devrait être écarté.

Cependant, le droit des marques est formé de quelques subtilités, dont celle faisant coexister le principe de spécialité avec celui de la renommée. Ainsi les motifs invoqués à l’appui de l’opposition portaient notamment sur l’article 8§5 du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 “sur la marque communautaire”. Cet article est libellé en ces termes :

“ la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice“.

Le litige est parvenu au Tribunal de première instance de l’Union européenne qui s’est prononcé dans un arrêt du 29 mars 2012, dans lequel il a accueilli la demande d’opposition. Au point 225 de l’arrêt, le tribunal rappelle le principe élaboré par la jurisprudence communautaire sur l’article 8§5 :

“Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition“

Le tribunal ajoute, de manière assez traditionnelle, qu’il convient également de prendre en considération la fonction première d’une marque, c’est-à-dire sa fonction d’origine (point 26). Il poursuit en apportant en argument supplémentaire, moins classique, selon lequel :

“une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire“.

L’accent est clairement mis sur la valeur économique de la marque renommée et sur l’investissement nécessaire à la construction d’une telle renommée. Or la société Apple Corps Ltd. n’a pas éprouvé de grandes difficultés pour démontrer que les marques “Beatles” et “The Beatles” sont connues d’une partie significative du public (point 27) et même, du grand public (point 35), tant pour les enregistrements sonores (point 36), que pour les produits dérivés (point 38). Dans ces conditions, le tribunal en arrive fort logiquement à rappeler que le titulaire de la marque renommée antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8§5 du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 “sur la marque communautaire” (point 61). A ce titre, le tribunal ne manque pas de faire référence au risque de “parasitisme” susceptible de se réaliser par l’utilisation, dans la vie des affaires, de l’image très positive véhiculée par la marque renommée (point72), parasitisme qu’il convient, en quelque sorte, d’étouffer dans l’œuf (point 63). Pour le juge communautaire, il est inconcevable que la requérante, Handicare Holding BV, puisse bénéficier d’un “transfert d’image [qui lui permettrait] d’introduire sa propre marque sur le marché sans s’exposer à des risques importants et sans devoir supporter les coûts de lancement, notamment publicitaires, d’une marque nouvellement créée” (point 73).

D’où il résulte que la demande de marque faite par la société Handicare Holding BV doit être rejetée. Il importe peu, dès lors, que cette dernière n’ait porté sa demande que sur des produits et services non couverts par les marques antérieures “Beatles” et “The Beatles”. L’arrêt rapporté constitue un exemple manifeste de mise en échec du principe de spécialité par celui de la renommée.