Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 novembre 2007.
À l’issue d’une PARL par décision technique concernant le nom de domaine fortinet.fr, l’expert de l’OMPI justifie sa décision de ne pas transférer ce dernier par le fait que le demandeur aurait implicitement autorisé le défendeur à exploiter ledit nom de domaine.
Le demandeur, la société Fortinet, est une SARL française, filiale de la société américaine Fortinet Inc., laquelle est spécialisée dans la sécurité des réseaux.
Fortinet Inc. est propriétaire d’une marque américaine antérieure à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’OHMI en 2007 et est titulaire du nom de domaine fortinet.com depuis 2001.
Quant à la SARL Fortinet, elle détient des droits sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial.
En 2003, désireuse de faire distribuer ses produits et services sur le marché français, la société Fortinet Inc. s’est rapprochée de la société Advanced Data Network. C’est à l’occasion de ce rapprochement que cette dernière a enregistré le nom de domaine litigieux, fortinet.fr, qu’elle utilise depuis pour désigner un site Internet rédigé en français et destiné à favoriser la distribution des produits et services de Fortinet Inc.
En septembre 2007, la SARL Fortinet a introduit une PARL par décision technique devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI afin d’obtenir le transfert du nom de domaine fortinet.fr.
La société Fortinet n’a pas obtenu gain de cause [1], l’expert ayant considéré que la filiale française ne pouvait se prévaloir des droits antérieurs détenus par la société mère (I), qu’il n’existait aucun risque de confusion (II) et que la société Fortinet avait implicitement autorisé la société Advanced Data Network à exploiter le nom de domaine litigieux (III).
Il convenait, dans un premier temps, d’identifier quels étaient les droits antérieurs opposables par la société demanderesse à la société défenderesse.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’à défaut de pouvoir se présenter comme bénéficiant de licences de marques, la société demanderesse, filiale de la société Fortinet Inc., ne pouvait pas se prévaloir des droits de propriété intellectuelle détenus par la société mère (notamment la marque américaine « Fortinet » et le nom de domaine fortinet.com, tous deux antérieurs au nom de domaine litigieux), cette dernière ayant une personnalité morale distincte.
Dans un second temps, il importait de déterminer si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine fortinet.fr par Advanced Data Network portait atteinte aux droits antérieurs dont pouvait se prévaloir la filiale française.
Ces droits antérieurs étant constitués d’une dénomination sociale et d’un nom commercial, l’expert devait se placer sur le terrain de la concurrence déloyale.
Or le constat par lequel les sites respectifs des parties ne s’adressent pas au même public devait écarter tout risque de confusion. En effet, d’une part, la société mère Fortinet Inc. n’exerce aucune activité de distribution et n’est, par conséquent, pas en relation directe avec les clients, tandis que c’est précisément l’activité d’Advanced Data Network. D’autre part, le site de la société mère est exclusivement rédigé en anglais, alors que celui de son distributeur, la société défenderesse, est en français, la seconde étant le dernier maillon de la chaîne entre la première et la clientèle française.
La solution est conforme à la jurisprudence française qui retient le critère de la langue comme l’un des principaux éléments à prendre en considération dans l’analyse du risque de confusion.
Enfin, pour refuser le transfert du nom de domaine, l’expert rappelle qu’il existe, entre les parties, « une réelle collaboration » et que le litige n’est survenu que trois ans après l’enregistrement du nom de domaine.
Il déduit de l’ensemble des circonstances que la société demanderesse « considérait, au moins implicitement, que l’utilisation du nom de domaine ne lui causait aucun préjudice et résultait de son accord au moins tacite ».
Cette solution est intéressante. Certes, elle contraste avec l’exigence, toujours recommandée, d’un écrit quant à l’enregistrement et/ou l’utilisation de noms de domaine entre partenaires commerciaux, spécialement dans le domaine de la distribution.
Toutefois, la solution mérite d’être soulignée car elle déduit de la volonté des parties (sans pour autant la contrarier) une réalité que celles-ci n’avaient manifestement pas inscrite dans l’accord conclu en 2003.
[1] OMPI, DFR2007-0045, Fortinet contre Advanced Data Network, 6 novembre 2007.
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