Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 1er novembre 2006.
La Cour d’appel de Rennes rappelle que le principe de spécialité des marques implique qu’un nom de domaine, pour être contrefaisant, doit nécessairement faire l’objet d’une utilisation réelle. Si cette solution résulte d’une stricte application du droit positif, elle s’oppose à celle pratiquée dans l’ordre extra-judiciaire.
En l’espèce, une société nommée Icodia avait enregistré le nom de domaine acreat.fr, enregistrement suivi de courriers adressés au propriétaire de la marque « @creat » (également titulaire des noms acreat.net et acreat.com) lui proposant, le cas échéant, de procéder à la radiation de ce nom. Ces courriers n’ayant pas eu de retour, Icodia a fait une exploitation sommaire d’acreat.fr. M. H. et la société Acreat l’ont assignée pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Si ces derniers obtinrent gain de cause en première instance sur le terrain de la contrefaçon, ils sont déboutés de l’ensemble de leur demande par la Cour d’appel.
L’affaire soumise aux juges rennais a ceci de singulier que les appelants fondaient leurs prétentions exclusivement sur la contrefaçon de marque par reproduction sans invoquer la contrefaçon par imitation qui pouvait néanmoins paraître plus à même de prospérer. Or, sur ce point, rappelons que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » [1].
La Cour d’appel de Rennes, faisant référence à la jurisprudence communautaire, fait une application stricte des conditions relatives à l’établissement d’une contrefaçon par reproduction. Ainsi, exige-t-elle une identité des signes ainsi que des services proposés par les litigants.
S’agissant des signes, elle considère que « l’enregistrement du nom de domaine www.acreat.fr n’est pas un enregistrement à l’identique [de la marque @creat] car il y a une arobase (l’Inpi permet lors des recherches à l’identique de sélectionner le caractère arobase) ». En outre, cette solution s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 6 mars 2003 qui « a jugé que […] la lettre “a” et “l’arobase” ne constituaient pas des caractères typographiques identiques ».
Quant à la comparaison des services, la Cour s’en remet notamment à l’activité réellement exercée par les parties : pour les appelants, la création de sites web et la réalisation de logiciels ; pour l’intimée, l’hébergement de sites web. Les magistrats refusent d’assimiler ces activités qu’ils considèrent comme ni identiques, ni même similaires. Par ailleurs, pour rejeter le moyen tiré de la contrefaçon, l’arrêt se réfère à la classification de Nice en ce qu’elle « prévoit très expressément la création et l’entretien de sites web pour des tiers (classe 420199) qui est une classe distincte de l’hébergement de sites informatiques (sites web) (420200) ».
Ni les signes ni les services n’étant identiques, le moyen tiré de la contrefaçon par reproduction de la marque @creat par le nom de domaine acreat.fr devait être rejeté.
Les appelants auraient peut-être connu une meilleure réussite en préférant les procédures extra-judiciaires.
La question de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine n’est pas neutre dans la mesure où la jurisprudence judiciaire, dès lors que l’on se place sur le terrain des marques, s’écarte de la pratique extra-judiciaire.
L’appréhension de la notion d’« utilisation » ou d’« exploitation » dans la jurisprudence française a oscillé un certain temps avant de se stabiliser dans un retentissant arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005.
Deux courants jurisprudentiels s’opposaient. Le premier soutenait que la contrefaçon était caractérisée du seul fait de l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant une marque [2], conception renforcée dès lors qu’une marque jouissant d’une certaine notoriété était en cause [3] : « considérant que cette contrefaçon subsiste en l’absence de toute exploitation commerciale comme en l’espèce, le site n’étant pas actif. Que le simple dépôt de la marque notoire protégée constitue un acte d’appropriation du signe ».
D’une façon diamétralement opposée, mais sans doute plus respectueuse du principe de spécialité qui gouverne le droit des signes distinctifs, un certain nombre de décisions estimaient que le seul enregistrement du nom de domaine ne constituait qu’une « opération en elle-même totalement neutre, ne permettant pas d’établir une identité ou une similarité de services avec les services pour lesquels la marque est protégée » [4].
Dans l’arrêt Locatour du 13 décembre 2005, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur d’une application stricte de la règle de la spécialité, ce qui devait impliquer que « la réservation d’un nom de domaine en soi, sans utilisation réelle de ce nom de domaine, ne constitue pas un acte de contrefaçon ».
La référence faite par la Cour de cassation à une « utilisation réelle » doit être confrontée à l’appréhension de la notion d’« utilisation » forgée par la pratique extra-judiciaire.
L’« utilisation réelle » posée comme condition nécessaire à l’examen du principe de spécialité par la Haute Cour implique que, dans certaines circonstances, la contrefaçon de marque ne sera pas retenue devant les juridictions françaises, ce qui diminue d’autant les chances d’obtenir une décision de radiation ou de transfert du nom de domaine concerné.
Enfin, par utilisation, il faut entendre « usage commercial », ce qui ne paraissait pas nécessairement être le cas en l’espèce.
À l’inverse, dans des circonstances identiques, la pratique UDRP comme celle dégagée par l’application des règles régissant la procédure par décision technique pour les domaines .fr admettraient plus favorablement une décision de transfert ou de radiation car la notion d’« utilisation » y est appréciée plus largement.
Ainsi, dans certaines circonstances, le simple fait d’offrir à la vente un nom de domaine non actif ou de « parquer » un nom de domaine actif (comme c’était le cas en l’occurrence) peut constituer une utilisation malhonnête au sens des Principes directeurs ou des règles régissant les Procédures Alternatives de Règlement des Litiges pour le .fr (PARL).
Par ailleurs, il faut préciser que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes repose également sur une autorisation qui aurait implicitement été accordée à l’intimée par les appelants.
En effet, immédiatement après la création du nom de domaine acreat.fr, la société Icodia avait adressé un courrier électronique au propriétaire de la marque @creat avec pour contenu : « si vous souhaitez que nous supprimions de la zone FR ce nom de domaine, nous effectuerons l’opération sur simple demande ».
@creat n’ayant pas répondu à ce courrier, les magistrats de la Cour de Rennes en déduisent une autorisation implicite de détenir et d’utiliser le nom de domaine concerné :
« Que ne s’étant pas opposé à cet enregistrement, n’ayant pas signalé qu’il souhaitait que ce nom de domaine soit supprimé ou transféré à son bénéfice, Régis H. a donc accepté qu’il reste en la possession de la société Icodia ; Que dès lors, il y a eu autorisation au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ».
Cette application de l’adage « qui ne dit mot consent » nous paraît quelque peu abusive en ce qu’elle s’écarte de la lettre des articles du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle à plusieurs endroits la nécessité d’obtenir l’autorisation du propriétaire de la marque avant d’en faire un usage quelconque ; pour une meilleure maîtrise du droit de propriété sur la marque, il est préférable que ces autorisations restent expresses.
Habituellement, les experts « noms de domaine » désignés par les institutions de règlement (notamment l’OMPI) attachent une importance particulière aux correspondances et nous pouvons avancer que cette position n’aurait sans doute pas été retenue dans une procédure extra-judiciaire.
[1] Article 5 du Nouveau code de procédure civile.
[2] Voir notamment TGI Nanterre, 18 janvier 1999, « SFR ».
[3] CA Versailles, 14e ch., 5 septembre 2001, « Garnier ».
[4] En ce sens, voir notamment : TGI Nanterre, 3e ch., 2e sect., 21 janvier 2002, « Saveurs ».
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