Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 9 mars 2011.
Dans une affaire impliquant la société Danone, le TGI de Paris a rendu, le 29 octobre 2010, un jugement si ce n’est exemplaire, à tout le moins remarquable sur le terrain de la lutte contre le cybersquatting. Mais force est de constater que le juge, qui ne dispose pas de moyens législatifs suffisants, peut difficilement mieux faire.
Les sociétés Danone exploitent très largement le nom commercial de l’entreprise, sont titulaires de nombreuses marques « Danone » et utilisent plusieurs noms de domaine (danone.com, danone.fr, danone.eu et danone.co.uk).
Monsieur D. a réservé le nom de domaine danone.pro en février 2009, « dans le cadre d’un projet de mise en ligne d’un blog gratuit, dédié à l’échange d’informations et d’idées créatives, à l’usage des particuliers et des professionnels », mentionne le jugement commenté.
Les sociétés Danone ont considéré que de tels agissements constituaient une atteinte à leurs marques, à leur dénomination sociale respective, leurs noms commerciaux et leurs noms de domaine. En conséquence, elles ont, en avril 2009, proposé à Monsieur D. une offre transactionnelle comportant l’obligation, pour ce dernier, d’une part, de transférer le nom danone.pro à leur profit et, d’autre part, de s’engager, pour l’avenir, à ne plus utiliser aucune marque des sociétés Danone sans leur autorisation.
Monsieur D. a rejeté cette offre au motif, expose le jugement, qu’il ne pourrait « y avoir de risque de confusion dans l’esprit des internautes car le nom de domaine danone.pro avait vocation à proposer des services différents de ceux désignés par les marques Danone ».
En conséquence, la société Compagnie Gervais Danone a, le 6 juillet 2009, initié une procédure extrajudiciaire. Cette dernière a donné lieu à la décision D2009-0901 [1] dans laquelle l’expert nommé par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine aux motifs que i) le nom de domaine avait été enregistré de mauvaise foi, ii) il avait été maintenu inactif également de mauvaise foi et iii) en tout état de cause, aucune utilisation légitime n’était possible.
Ne se satisfaisant pas de l’issue heureuse de cette procédure, qui ne pouvait aboutir qu’au transfert du nom de domaine, les sociétés Danone ont assigné Monsieur D. devant le TGI de Paris pour atteinte à la marque de renommée « Danone » ainsi qu’aux autres signes distinctifs éponymes.
Le TGI de Paris a accueilli la plupart des demandes dans un jugement rendu le 29 octobre 2010 [2].
Le célèbre contentieux relatif aux noms de domaine « jeboycottedanone » a marqué les esprits sur le terrain de la confrontation entre deux droits et libertés fondamentaux : le droit de propriété conféré au titulaire d’une marque, d’une part, et la liberté d’expression d’autre part.
Gageons que le jugement commenté marquera autant les esprits sur le terrain de la lutte contre le cybersquatting.
La formulation des demandes exprimées par les sociétés demanderesses procède d’une véritable volonté de lutter contre le cybersquatting (1). Rappeler que la bonne foi est inopérante dans le contentieux judiciaire s’inscrit également dans cette démarche (2), de même que la condamnation du défendeur à supporter les frais de la procédure extrajudiciaire (3). Il faudra également dire un mot des motifs retenus pour la caractérisation de l’atteinte à la marque de renommée (4).
Il suffit de reproduire la transcription des motifs qui ont conduit les sociétés Danone à poursuivre le défendeur devant le TGI de Paris malgré l’heureuse issue de la procédure extrajudiciaire :
« Les demanderesses, souhaitant aller au-delà de cette décision limitée dans son objet, décourager la pratique du cybersquatting et voir réparer leur préjudice subi du fait de la résistance de Monsieur D, ont assigné ce dernier devant le tribunal de céans pour entendre dire et juger que celui-ci a porté atteinte aux dénominations sociales des sociétés Compagnie Gervais Danone et Danone, au nom commercial Danone, à la marque Danone, ainsi qu’aux différents noms de domaine exploités par Danone ».
Rappelons que les pouvoirs du tiers décideur sont limités au rejet de la demande, au transfert du nom de domaine ou à sa radiation ; il ne peut pas octroyer de dommages-intérêts ni ordonner le remboursement des frais de procédure.
On retrouve cette détermination à lutter contre le cybersquatting lorsque les sociétés demanderesses, qui regrettent la « résistance inexplicable du défendeur », formulent une interdiction d’utiliser à l’avenir les signes distinctifs « Danone », disent-elles, « Afin de ne pas voir réitérer de tels agissements ».
Enfin les sociétés Danone entendent voir « réparer l’entièreté de son préjudice et le défendeur doit assumer les conséquences de sa faute » et ce, « Quelles que soient les disparités financières entre les parties ». Il ne s’agit là que d’une application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Alors que le projet de loi relatif aux noms de domaine [3] envisage d’intégrer la bonne foi dans l’analyse de la contrefaçon et des contentieux relatifs aux signes distinctifs, la demanderesse rappelait fort opportunément la solution du droit positif qui domine depuis des dizaines d’années, solution qui fonctionne parfaitement et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause :
« La bonne foi invoquée par le défendeur est inopérante en matière de contrefaçon de marque et d’atteintes fautives aux dénominations sociales, nom commercial ou noms de domaine ».
D’ailleurs, en l’occurrence, le TGI de Paris condamne le défendeur sans se soucier de sa bonne ou mauvaise foi.
En réalité, dans le contexte actuel, où le cybersquatting est en évolution constante, et dans lequel il n’existe pas, avouons-le, de moyen suffisamment efficace de lutte contre ce phénomène, on arrive à se demander s’il ne serait pas opportun non seulement de maintenir la solution du droit positif tout en intégrant des dommages et intérêts punitifs qui viendraient sanctionner la mauvaise foi.
Sur quelle(s) partie(s) doivent reposer les frais engagés à l’occasion d’une procédure extrajudiciaire ? On sait que, dans la quasi-totalité des cas, ces frais (honoraires d’avocat ou de conseil en propriété industrielle, frais fixes de l’institution de règlement des litiges, honoraires de l’expert, frais dus au titre du transfert ou de la radiation) sont supportés exclusivement par le demandeur, y compris lorsque ce dernier obtient gain de cause [4].
En l’espèce, les sociétés Danone demandaient que le défendeur soit condamné « aux entiers dépens qui comprendront au besoin à titre de condamnation complémentaire dans les termes de l’article 700 du Code de procédure civile, tous les frais de constat d’huissier et tous les frais engagés auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ».
Le TGI de Paris a accueilli favorablement cette demande en classant les frais engagés lors de la procédure extrajudiciaire parmi les dépens. Ainsi, le Tribunal condamne Monsieur D. « aux entiers dépens qui comprendront (…) les frais engagés auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ».
On ne peut que se réjouir de cette solution qui est juste et équitable. Cependant, est-il judicieux que les parties soient obligées de venir demander le remboursement de ces frais devant le juge judiciaire ? S’il est difficile de prendre les mesures législatives appropriées au niveau international (pour les noms de domaine .com, .net ou, comme en l’occurrence, .pro), rien n’empêche le législateur français d’améliorer le système de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine .fr (France), .re (Réunion) et autres extensions couvrant le territoire national. Il a notamment le pouvoir d’instituer des mécanismes de bonne justice comprenant des solutions épargnant aux parties la lourdeur des procédures multiples.
L’article L. 713-5, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle est libellé dans les termes suivants :
« la reproduction ou l’imitation d’une marque de renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
De récentes décisions nous ont permis de mettre en exergue un point de distorsion dans la jurisprudence en matière de marque notoire ou de renommée. Certaines décisions conditionnent l’application de ce texte à l’existence d’un risque de confusion, alors que d’autres s’en affranchissent.
En l’espèce, le nom de domaine n’était pas exploité. Cependant, cette circonstance n’a pas empêché le Tribunal de grande instance de Paris de retenir l’existence d’un usage injustifié de la marque de renommée pour le motif suivant :
« Il est constant que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle s’interprète à la lumière de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et que la protection n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du public concerné un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».
Le risque de confusion est donc écarté au profit d’un simple lien entre le nom de domaine et la marque, ce qui amène le Tribunal à poursuivre en ces termes :
« En l’espèce un lien peut être fait par le public concerné entre la marque de renommée Danone et le nom de domaine danone.pro. Dès lors, en déposant le nom de domaine danone.pro Monsieur D. a commis une faute civile engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de procédure civile, bien que ce site ne soit pas exploité ».
À l’heure où le législateur français s’interroge sur les moyens de lutte contre cette forme d’abus qui continue d’opérer impunément, le jugement commenté révèle la lassitude des opérateurs économiques, exaspérés de ne pas bénéficier de moyens leur permettant de lutter efficacement contre le cybersquatting, phénomène non maîtrisé qui ne manquera pas de s’intensifier dans les années à venir.
[1] OMPI, D2009-0901, Compagnie Gervais Danone contre G. D. / NETART, 1er sept. 2009.
[2] TGI Paris, 3e ch., 29 oct. 2010, N° RG 10/00386, Sté Compagnie Gervais Danone SA et Sté Danone SA c. Monsieur G exploitant sous l’enseigne Netart.
[3] Sur la question, v. M.-E. Haas, « Nouvelle loi sur le .FR : du difficile équilibre entre droit des marques et droit des noms de domaine », Journaldunet.com, 4 janv. 2011 et notre commentaire « Comment concilier les droits de chacun ? », DomainesInfo.fr, 7 févr. 2011.
[4] Pour une appréciation critique de ce système, v. notre point de vue, « Art. L. 45 : comment régler les litiges ? ».
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