Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 28 février 2007.
Déclarée de mauvaise foi par une décision UDRP introduite pour récupérer le nom penthouseboutique.com, la société GMCI a obtenu d’un juge new-yorkais un jugement déclaratoire établissant l’acte de cybersquatting ainsi que sa bonne foi. Comment ces deux procédures s’opposent-elles ?
General Media Communications Inc (GMCI) édite depuis 1969 un magazine pour adultes intitulé « Penthouse ». Titulaire de plusieurs noms de domaine dont penthouse.com et penthousestore.com, elle a perdu penthouseboutique.com lorsque le mandataire de la société, alors en faillite, décida de ne pas le renouveler.
Retombé dans le domaine public, le nom est récupéré par la société Crazy Troll qui le met en exploitation sur un portail de liens dirigeant l’internaute vers des sites concurrents, jusqu’à ce que GMCI introduise une procédure UDRP contre Crazy Troll devant le National Arbitration Forum (NAF) pour récupérer l’utilisation de penthouseboutique.com.
Par une décision du 26 mai 2006, l’expert unique désigné par le NAF rejeta la demande de transfert du nom de domaine au motif que GMCI n’était parvenue à démontrer ni le risque de confusion, ni l’absence d’intérêt légitime de la défenderesse, ni sa mauvaise foi. Il fut même décidé qu’elle s’était rendue coupable de procédure abusive tendant à la recapture illicite du nom de domaine [1].
GMCI a introduit devant la New York District Court un nouveau recours visant notamment à obtenir un jugement déclaratoire par lequel il serait expressément admis qu’elle n’avait pas engagé cette procédure UDRP de mauvaise foi.
La décision General Media Comm., Inc. v. Crazy Troll rendue le 16 janvier 2007 par le juge new-yorkais contredit en tous points les motifs de la décision UDRP [2]. Néanmoins, précisons à cet endroit que l’objet de la procédure ouverte devant la cour ne portait que sur le caractère abusif de la procédure UDRP, et non sur une demande de transfert du nom de domaine.
La décision UDRP n’a que la force d’un contrat. Sa valeur reste moins impactante que celle d’une décision de justice. Comme le démontre cette affaire, il est possible d’ouvrir une action devant le juge national en contestation d’une décision UDRP.
Nous étudierons ici les critères qui ont motivé chaque décision pour comprendre ce qui les oppose.
Avant d’envisager la mauvaise foi de la demanderesse sur le fondement de la procédure abusive (B), l’expert devait rejeter la qualification de cybersquatting (A).
Pour écarter le cybersquatting allégué par GMCI sur le nom de domaine penthouseboutique.com détenu par Crazy Troll, l’expert s’est assuré de l’absence de risque de confusion (1°), a vérifié les droits et intérêts légitimes de la défenderesse (2°) et analysé les allégations de la demanderesse destinées à démontrer la mauvaise foi de la défenderesse (3°).
Le droit américain des marques contient une procédure d’enregistrement qui consiste dans une demande d’enregistrement reposant sur une intention d’utiliser la marque (Intent to Use Application). Cette marque n’est réellement enregistrée que si le registrant transmet à l’USPTO une déclaration d’utilisation (Statement of Use).
GMCI a utilisé cette voie pour déposer une marque. À l’appui de sa demande, elle exposait notamment avoir procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement pour la marque « Penthouse Boutique » auprès de l’USPTO le 19 juin 2003, avec intention d’utilisation. La déclaration d’utilisation effective n’est intervenue que le 3 février 2005, indiquant une date de première utilisation au 1er août 2003 rétroagissant à celle du dépôt, soit le 19 juin 2003.
Or, les pièces fournies aux débats laissaient apparaître une contradiction puisque le 29 juillet 2004, une requête avait été déposée à l’USPTO afin d’obtenir un délai supplémentaire pour transmettre la déclaration d’utilisation ; il y était précisé que l’utilisation n’avait alors pas commencé.
Le nom de domaine ayant été enregistré le 11 octobre 2004 (soit trois mois après l’enregistrement du nom de domaine), l’expert corroborait la position de la défenderesse selon laquelle il y avait une forte probabilité pour que cette dernière n’ait pas eu connaissance de cette marque « Penthouse Boutique », à supposer qu’elle existait réellement au jour de l’enregistrement ou de l’acquisition du nom de domaine penthouseboutique.com.
Certes, GMCI démontrait être propriétaire de plusieurs marques verbales ou semi-figuratives portant le nom « Penthouse » mais l’expert lui opposait l’existence d’au moins quarante autres marques ainsi dénommées.
En définitive, il fut décidé que GMCI ne détenait aucun droit de marque sur « Penthouse Boutique ». Cette première condition n’étant pas remplie, la demande de GMCI ne pouvait prospérer et le nom de domaine ne pouvait être transféré.
Toutefois, les circonstances et la complexité du litige avaient incité l’expert du NAF à poursuivre son raisonnement sur les deux autres conditions.
Crazy Troll défendait sa position, ses droits et intérêts légitimes sur penthouseboutique.com, en expliquant qu’elle envisageait d’utiliser ce nom pour vendre sur Internet des vêtements, différents de ceux proposés par la demanderesse, ce qu’elle faisait déjà à l’aide de noms de domaine autres que celui afférent au litige. L’expert avait accordé du crédit à cette argumentation au motif que parmi les nombreux utilisateurs du terme « penthouse », plusieurs l’exploitaient pour désigner des vêtements.
En revanche, l’expert avait rejeté l’argumentation de la défenderesse par laquelle les règles de NSI concernant les noms de domaine expirés lui octroyaient le droit légitime d’utiliser le nom de domaine en dépit des objections du précédent titulaire. L’expert ne pouvait partager cet avis. Selon lui, cette argumentation n’aurait été recevable que devant les juridictions étatiques et non dans une procédure UDRP.
La question de la bonne ou mauvaise foi de la défenderesse devait être envisagée autour des liens hypertextes inscrits dans le portail désigné par le nom de domaine revendiqué. Toutefois, il semble, à la lecture de la décision, que ces liens avaient été retirés peu après que la demanderesse en a fait la demande et qu’ils n’existaient plus lors de la procédure UDRP. L’expert attirait l’attention sur l’expression « sciemment tenté d’attirer » contenue dans l’article 4 (B)(iv) des Principes UDRP. GMCI reprochait à Crazy Troll d’avoir associé le nom de domaine à des liens hypertextes renvoyant les internautes vers des sites concurrents. Pour l’expert, il était évident qu’il s’agissait de liens génériques destinés à multiplier des clicks rémunérateurs. Mais il s’est référé à la pratique pour préciser que ce système est proposé, voire inséré par les prestataires Internet eux-mêmes et qu’il ne résulte pas nécessairement de la volonté du titulaire du nom de domaine. À cela s’ajoutait l’argument par lequel ces liens avaient été promptement retirés à la demande du demandeur. La mauvaise foi ne pouvait donc être prouvée de ce fait.
En outre, le comportement adopté par la défenderesse dans la période pré-contentieuse favorisait son sort. En effet, à l’occasion de plusieurs échanges ayant précédé la procédure UDRP, Crazy Troll aurait fait connaître son intention de transférer le nom de domaine à GMCI à des conditions particulièrement avantageuses.
De plus, l’expert considérait qu’il n’était pas affirmé que Crazy Troll avait enregistré le nom pour empêcher GMCI d’en faire usage ; sur ce point, il ajoutait d’ailleurs que le demandeur l’avait laissé expirer pendant plus d’un an.
En définitive, l’expert en déduisait que GMCI n’apportait pas la preuve de la mauvaise foi de Crazy Troll. Bien au contraire, il allait retenir celle de la sienne.
La défenderesse avait soulevé la mauvaise foi de la demanderesse sur le fondement cumulé des articles 3 (b)(xiv) [3] et 15 (e) [4] des Règles d’application UDRP qui obligent cette dernière à déclencher et participer à la procédure de bonne foi.
En l’espèce, il était reproché à la demanderesse d’avoir volontairement omis de communiquer certaines pièces. Pour l’expert, cette rétention d’information est fautive : asseoir ses prétentions sur des informations fausses ou trompeuses constitue un abus sérieux de la procédure UDRP qui se veut rapide, peu coûteuse et efficace.
En omettant de communiquer de nombreuses correspondances échangées entre les parties, la demanderesse dissimulait les bonnes intentions de la défenderesse qui proposait de lui remettre gratuitement le nom de domaine. Ce faisant, elle se rendait coupable d’abus de procédure et de tentative de recapture illicite de nom de domaine.
Toutefois, la force juridique d’une décision UDRP est toute relative. Elle ne supporte pas la contradiction d’une décision prononcée par une juridiction de l’ordre judiciaire. C’est la raison pour laquelle GMCI a introduit une procédure simplifiée devant la cour de New-York pour voir dire qu’en aucun cas, elle n’avait agi abusivement devant le National Arbitration Forum.
Dans sa récente décision General Media Comm., Inc. v. Crazy Troll, LLCS, la cour de New-York réfute point par point la décision UDRP. Pour le juge, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine penthouseboutique.com par Crazy Troll constituent un acte de cybersquatting (A). Cela suffit à rejeter le moyen selon lequel GMCI aurait introduit une UDRP de mauvaise foi (B).
Contrairement à la solution UDRP, la cour estime évident le risque de confusion (1°), inexistants les droits et intérêts légitimes de la défenderesse (2°) et manifeste sa mauvaise foi (3°).
Elle commence par affirmer que GMCI avait démarré l’utilisation de la marque « Penthouse Boutique » dès le mois de juin 2003, date à laquelle une boutique Penthouse fut ouverte. De plus, le fait que GMCI soit propriétaire d’une marque simplement demandée au 19 juin 2003 suffit à appuyer l’existence d’une marque. Ainsi, les droits détenus par GMCI sur sa marque devaient être considérés comme antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine objet du litige.
Or, pour la cour, il est évident que le nom de domaine penthouseboutique.com est largement similaire à la marque de la demanderesse.
Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère légitime des droits et intérêts de la défenderesse devait être renversée.
À la lecture de la décision UDRP, le juge new-yorkais remarque que les arguments développés par la défenderesse ne permettent pas de prouver ses droits et intérêts légitimes au sens de l’article 4 (c) UDRP.
Bien au contraire, le juge souligne que la défenderesse exerce une forte activité dans le commerce des noms de domaine qu’elle fait fructifier en les connectant à des portails configurés de manière à réaliser des bénéfices générés par des accords de « rémunération au click ». Selon la cour, la défenderesse disposerait d’un portefeuille de plus de 1 400 noms de domaine dont certains reproduiraient des marques célèbres.
Après avoir rappelé le caractère non limitatif des cas de mauvaise foi envisagés par l’article 4 (b) UDRP, la cour fait tout simplement référence à la pratique UDRP pour extraire un certain nombre d’agissements considérés comme étant commis de mauvaise foi. Y figurent notamment l’exploitation d’un portail affichant des liens hypertextes rémunérateurs, l’association du nom de domaine à un produit bien connu, le fait de détenir un nombre important de noms de domaine fortement susceptibles de porter atteinte à des marques célèbres.
Or, parmi l’ensemble des comportements énumérés, nombreux sont ceux qui correspondent au cas d’espèce. Par conséquent, il est évident que le nom de domaine penthouseboutique.com a été enregistré de mauvaise foi.
À partir de là, la demande étant parfaitement fondée, le demandeur ne pouvait être considéré comme ayant agi de mauvaise foi.
Pour le juge, ni les principes UDRP ni leurs règles d’application n’exigent que les correspondances échangées pendant la phase pré-contentieuse soient fournies à l’expert ou à la commission administrative chargée de statuer sur le litige. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’était pas excessif ni déraisonnable pour GMCI de croire qu’un tel devoir de révélation n’existait pas.
Il est particulièrement intéressant de noter que le raisonnement du juge s’est construit sur une interprétation de l’UDRP à la lumière de la législation américaine.
Les décisions UDRP ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée : la possibilité d’introduire une instance devant un tribunal compétent est maintenue ouverte avant et après la procédure.
Il en résulte que ces décisions, qui trouvent leur source dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine, n’ont qu’une valeur contractuelle inférieure aux décisions judiciaires et aux sentences arbitrales.
Le jugement de la New York District Court ne se contente pas ici de redonner sa crédibilité au demandeur face à la décision UDRP. Il va plus loin et semble retenir la qualification de cybersquatting au sens de l’Anticybersquatting Consumer Protection Act. Ceci devrait permettre au demandeur de retrouver le nom de domaine qu’il avait autrefois abandonné.
[1] NAF, No 651676, General Media Communications, Inc. v. Crazy Troll c/o CrazyTroll.com, May 26, 2006.
[2] General Media Comm., Inc. v. Crazy Troll, LLCS, 2007 WL 102988 (S.D.N.Y. 2007) (la décision est disponible sur copywrite.org).
[3] Article 3 (b)(xiv) des Règles d’application UDRP : « Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n’est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu’elle contient sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu’elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi ».
[4] Article 15 (e) des Règles d’application UDRP : « si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu’elle l’a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative ».
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