Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 6 mars 2006.
Paul Dell exploite depuis 2001 le site dellwebsites.com. Dell Inc. l’assigne aujourd’hui pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme devant le TGI de Paris. La voie judiciaire serait-elle donc moins aléatoire pour les marques notoires que l’UDRP ? Analyse.
Voici un différend qui n’est pas sans rappeler celui de Microsoft contre Mike Row Soft ! [1].
Paul Dell, un Anglais résidant en Espagne, a enregistré le nom de domaine dellwebsites.com en avril 2001 pour y exposer les travaux réalisés en sa qualité de webdesigner. À ce titre, il exploite également le nom dellimages.com dédié à la publication de ses œuvres photographiques.
Aux dires de l’intéressé [2], il semblerait que son emprise sur le nom de domaine dellwebsites.com soit mise en cause par la société Dell Inc., célèbre société informatique fondée par Michael Dell.
En effet, il lui serait reproché d’exploiter un nom de domaine qui, tout en contrefaisant les marques DELL, parasiterait la notoriété de la société informatique. Les quelques tentatives de récupération réalisées par Dell Inc. étant restées infructueuses, elle aurait assigné monsieur Dell devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Les difficultés résultant d’homonymies, sur l’Internet, entre marques notoires et noms de personnes reproduits dans un nom de domaine sont régulièrement mises en avant. On se souvient par exemple des affaires « Armani », « Mike Row Soft », « Maggi » et « Milka ».
En l’occurrence, le choix de la compétence territoriale par Dell Inc. est relativement troublant : pourquoi élire le Tribunal de grande instance de Paris ?
Une première explication peut être trouvée dans l’extrait Whois du nom de domaine litigieux qui fait apparaître que le défendeur réside en France, à Cognac. Du moins, cela devait probablement être le cas à l’époque de l’enregistrement, mais il semble qu’il ait omis d’actualiser ses coordonnées pour faire apparaître celles de sa nouvelle résidence, en Espagne. Il faut également préciser que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la ville de Cognac n’est pas celui de Paris, mais celui d’Angoulême.
On peut donc s’interroger sur les raisons qui ont pu conduire Dell Inc. à assigner Paul Dell devant la juridiction parisienne plutôt que de saisir la juridiction du lieu de résidence du défendeur telle qu’indiquée sur l’extrait Whois (le Tribunal de grande instance d’Angoulême) ou celle du lieu de sa résidence actuelle (en Espagne).
• Les litigants Dell Inc., célèbre société d’informatique jouissant d’une notoriété mondiale, contre Paul Dell, webdesigner anglais résidant en Espagne
• Des possibilités de forum shopping le choix de la compétence territoriale par Dell Inc. est relativement troublant : pourquoi élire le Tribunal de grande instance de Paris ?
• La procédure UDRP écartée Vu la configuration du différend, une procédure judiciaire pourrait se révéler moins aléatoire et plus favorable.
• Le choix de la procédure judiciaire La voie « jurisprudentielle » (le terme est peut-être prématuré) empruntée par les tribunaux allemands, français et suisses peut, à tout le moins en surface, apparaître comme plus protectrice des marques notoires.
• Les problématiques dellwebsites.com Restera alors à déterminer si monsieur Dell, en exploitant son nom patronymique pour faire valoir ses activités sur l’Internet, ne s’est pas engagé dans une entreprise d’agissements parasitaires, s’immisçant ainsi dans le sillage de la société Dell Inc. afin de bénéficier des investissements intellectuels et financiers de cette dernière.
En fait, en matière d’Internet, cette option du lieu de résidence du défendeur est peu exploitée. Une seconde explication, plus probable, réside dans le fait que la société demanderesse a également la possibilité de saisir le tribunal dans le ressort duquel le fait dommageable s’est produit. Or, nous en sommes désormais bien conscients, l’ubiquité propre à l’Internet rend le fait dommageable « plurilocalisable ». Reste, alors, à opter pour une juridiction ayant des chances de se montrer favorable au demandeur. C’est-à-dire, en quelque sorte, à faire son forum shopping.
Or, dans les litiges relatifs aux noms de domaine, le choix de la juridiction (judiciaire ou extra-judiciaire) est large. Ainsi, on peut constater, par exemple, que la société Dell a écarté la procédure UDRP pour préférer une procédure judiciaire devant le Tribunal de grande instance parisien.
L’UDRP jugée trop aléatoire par Dell Inc. ?
En approfondissant davantage, on peut s’interroger sur les raisons que pourrait avoir Dell Inc. d’écarter la procédure UDRP, pourtant réputée comme concise, rapide, peu coûteuse et relativement efficace pour les litiges imprégnés d’un élément d’extranéité comme c’est le cas en l’espèce.
Il peut être intéressant de porter un bref regard sur quelques décisions UDRP rendues dans des conditions, sinon identiques, à tout le moins semblables.
L’affaire armani.com. Nous nous souvenons par exemple de l’affaire « Armani » dans laquelle la société G. A. Modefine, propriétaire de la célèbre marque de couture, reprochait à monsieur Anand Ramnath Mani d’exploiter, depuis 1995, le nom armani.com pour faire connaître son activité de graphiste. L’expert avait alors conclu que le défendeur avait un droit et un intérêt légitime à exploiter le nom armani.com, combinaison des initiales de son prénom et de son nom [3].
L’affaire maggi.com. Dans ce cas, la société Nestlé contestait la titularité du nom de domaine maggi.com, identique à sa marque MAGGI et détenu par monsieur Roméo Maggi. Là encore, le droit et l’intérêt légitime du défendeur à enregistrer un nom de domaine reproduisant son patronyme n’ont pas été remis en cause. Il fut d’ailleurs reproché à la société Nestlé d’avoir utilisé abusivement la procédure UDRP [4].
Dans ce contexte, une procédure judiciaire pourrait peut-être se révéler moins aléatoire et plus favorable au propriétaire d’une marque notoire.
L’affaire maggi.com. Par exemple, l’affaire « maggi.com » a-t-elle été portée, ultérieurement, devant les juridictions suisses qui, contredisant la décision du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, ont donné gain de cause à la société Nestlé [5], décision que nous avions alors rapprochée de la « jurisprudence » allemande rendue dans le cas « Shell.de » [6].
L’affaire milka.fr. [7] Pour rappel, ce nom de domaine, enregistré et exploité par madame Milka Budimir pour présenter son atelier de couture, était exigé par la société Kraft Foods qui avait alors saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre, lequel avait fait droit à la demanderesse en ces termes :
« En l’espèce, Madame B., dont “milka” est le prénom et non le patronyme, peut certes l’utiliser paisiblement dans son identité, mais son prénom dont elle n’a pas le monopole, même s’il n’est pas très répandu en France, ne lui confère aucun droit sur ce terme dans la vie des affaires ou la sphère commerciale.
De même, elle ne tient pas de son enseigne, qui n’est pas « Milka » mais « Milka couture » et dont le rayonnement est simplement local, un droit sur le terme « milka » opposable au titulaire de la marque MILKA déposée en France et utilisée depuis des dizaines d’années » [8].
La voie « jurisprudentielle » (le terme est peut-être prématuré) empruntée par les tribunaux allemands, français et suisses peut apparaître comme plus protectrice des marques notoires. Telle est peut-être la raison pour laquelle la société Dell Inc. a choisi d’assigner monsieur Paul Dell devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Cependant, en l’espèce, deux précisions doivent être apportées quant au nom de domaine litigieux lui-même, rendant le conflit quelque peu différent de ceux, portés devant les tribunaux, auxquels nous venons de faire référence.
La première, par rapport au cas « Milka » (rappelons-le, décidé par le TGI de Nanterre), tient au fait qu’il ne s’agit pas d’un prénom mais d’un nom patronymique, « Dell », d’ailleurs identique à celui du fondateur de la société Dell Inc.
La seconde précision qui mérite d’être soulevée réside dans le fait que le nom de domaine (dellwebsites.com) pourrait être considéré comme descriptif de l’activité du défendeur (webdesigner), activité différente de celle exercée par Dell Inc., ce qui pourrait permettre au défendeur d’écarter l’existence d’un risque de confusion.
Restera alors à déterminer si monsieur Dell, en exploitant son nom patronymique pour faire valoir ses activités sur l’Internet, ne s’est pas engagé dans une entreprise d’agissements parasitaires, s’immisçant ainsi dans le sillage de la société Dell Inc. afin de bénéficier des investissements intellectuels et financiers de cette dernière.
Une fois encore, on remarque toute la délicatesse réservée au « conflit homonymique » né du télescopage entre le nom d’une personne et celui d’une marque devenue notoire et qui devrait se résoudre par un subtil et difficile arbitrage entre la liberté d’exploiter son nom personnel dans la vie des affaires d’une part, et le droit à la protection de l’investissement consacré par la théorie du parasitisme.
[1] S. Van Gelder, Mikerowesoft.com - Microsoft piégé par un nom de domaine homonyme, DomainesInfo.fr, Actualité, 23 janvier 2004 ; S. Van Gelder, Microsoft contre Mike Rowe - l’épilogue sur Ebay, DomainesInfo.fr, Actualité, 4 février 2004.
[2] Monsieur Paul Dell expose le litige auquel il est confronté sur son site www.dellwebsites.com et un comité de soutien offre quelques précisions sur les données du différend aux adresses suivantes : www.help-paul-dell.com et pauldell.blogspot.com.
[3] OMPI, D2001-0537, G. A. Modefine S.A. v. A. R. Mani, July 20, 2001.
[4] OMPI, D2001-0916, Société des Produits Nestlé S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG, October 12, 2001.
[5] 4C.376/2004 /lma, Urteil vom 21. Januar 2005, I. Zivilabteilung, « maggi.com » : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurisp. ; E. Gillet, Nestlé récupère maggi.com, DomainesInfo.fr, Cah. jurid., 2 mars 2005 et l’interview de Me Volken, par P. Hauss, « Fallait-il rendre maggi.com à Nestlé ? », DomainesInfo.fr, 12 mai 2005.
[6] Sur l’affaire « shell.de » : la décision de la Cour suprême : Bundesgerichtshof, November 22, 2001, N° I ZR 138/99 ; décision disponible sur Netlaw.net (en allemand) et dans International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 34, N° 3/2003, p. 315, note D. W. (en anglais) ; et, la décision de la Cour de Munich : Oberlandesgericht München, 6 U 4557/98, 25 März 1999 (OLG München, CR 1999, 382) : décision disponible sur Netlaw.de.
[7] TGI Nanterre, 2e ch., 14 mars 2005 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net ; M.-E. Haas, L’affaire Milka : l’analyse juridique, DomainesInfo.fr, Cah. jurid., 19 janvier 2005 ; Propr. ind. 2005, n° 5, comm. 41, P. Tréfigny ; RLDI 2005/4, n° 116, p. 19 ; RLDI 2005/5, n° 136, Éclairage, Ph. Amblard ; Gaz. Pal. 21 juillet 2005, n° 202, p. 44, note M.-E. Haas ; Me G. Haas, Le droit des marques triomphe sur le droit des personnes, Interview accordée à Liberation.fr, 14 mars 2005.
[8] TGI Nanterre, 2e ch., 14 mars 2005 : précité, note 7.
Author
Publication Date
Topics
Industry
Related Decision(s)