Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 mars 2007.
L’affaire qui opposait ATARI Europe propriétaire de desperados-game.com à la société FISCHER via sa marque « Desperados » a donné raison à FISCHER : le fait d’enregistrer et d’utiliser desperados-game.com pour promouvoir un jeu vidéo constitue bien une atteinte à la notoriété de la marque Desperados.
La société Brasserie Fischer, propriétaire d’une marque semi-figurative « Desperados » déposée le 14 août 1996, commercialise sous cette appellation une bière aromatisée à la tequila dont la clientèle est constituée principalement de jeunes adultes.
La société Infogrames Europe, devenue Atari Europe, exploite une marque dénominative « Desperados » déposée le 6 mars 2000 pour désigner un jeu vidéo de « stratégie tactique en plein western » destiné aux plus de 12 ans. Pour promouvoir ce jeu vidéo sur l’Internet, Atari Europe a également réservé et exploité les noms de domaine desperados-game.net et desperados-game.com.
Le 14 janvier 2002, Fischer assigne Atari Europe devant le Tribunal de grande instance de Paris, notamment aux fins de voir dire que la société Infogrames Europe s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et d’atteinte à la marque « Desperados » en enregistrant et en faisant usage de ces deux noms de domaine. Elle conclut à leur radiation.
Par jugement du 18 mars 2003, le Tribunal de grande instance écarte la contrefaçon en considérant que « les noms de domaine déposés et exploités sont sans ambiguïté sur le contenu du site auquel ils donnent accès puisqu’est adjoint au terme “desperados” le terme “game” connu de tous les internautes comme signifiant “jeu” en langue anglaise » [1].
En seconde instance, pour infirmer le jugement précité, la Cour d’appel de Paris estime que le terme « game », purement descriptif, ne peut être pris en considération dans la comparaison des signes. La Cour considère ainsi qu’Atari Europe a porté atteinte, au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à la marque semi-figurative de renommée « Desperados » dont Fischer est titulaire : elle doit procéder à la radiation des deux noms de domaine [2].
Atari Europe se pourvoit en cassation. Selon elle, la Cour d’appel, qui ne se serait pas livrée « à une appréciation globale de la similitude des signes en présence » aurait violé l’article L. 713-5 CPI tel qu’il doit s’interpréter à la lumière de l’article 5 § 2 de la directive (CEE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Dans un arrêt du 20 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes : « outre le fait que Atari Europe n’avait nullement soutenu que la calligraphie de la marque notoire en constituait un élément distinctif, la cour d’appel en retenant que le mot “desperados” était l’élément essentiel des noms de domaine en litige, a pu ainsi écarter tout effet à la désinence “game”, purement descriptive » [3].
Ce litige oppose une marque semi-figurative constituée d’une calligraphie (la marque « Desperados ») à la dénomination « desperados » associée à deux noms de domaine auxquels est adjoint le terme « game ».
Il est de principe que « la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » [4].
Pour caractériser le risque de confusion et donc la contrefaçon, la Cour de cassation considère que l’élément « essentiel » – ou autrement dit, « dominant » – des noms de domaine est le terme « desperados » et non le mot « game » qui est directement et intuitivement associé aux jeux, ce qui le rend descriptif.
Atari Europe aurait pu opposer à cette argumentation le fait que la marque opposée tirait sa distinctivité non pas de l’élément dénominatif « desperados » mais de l’élément figuratif, la calligraphie. Toutefois, pour la Cour, ce moyen aurait été inopérant pour écarter le risque de confusion.
Cette position peut s’expliquer par le fait qu’elle reconnaît un caractère notoire à la marque de la brasserie Fischer. Or, il a été décidé qu’il y a imitation illicite lorsque « la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier de sa renommée, est fort » [5].
La solution dégagée par la Cour repose également sur des circonstances de fait selon lesquelles Atari Europe ne pouvait ignorer les produits de la brasserie Fischer pour avoir réalisé par le passé, « une opération de communication commune […] autour d’un jeu vidéo et d’un autre type de bière ».
Pour retenir la mauvaise foi de la société Atari Europe, la Haute Cour en déduit naturellement que « le choix de la même dénomination pour désigner des jeux, domaine auquel la société Brasserie Fischer avait associé un de ses produits en 1999, ne peut être fortuit ».
En définitive, la Cour conclut à la radiation des noms de domaine litigieux.
[1] TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2003 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net.
[2] CA Paris, 4e ch., sect. A, 6 octobre 2004.
[3] Cass. com., 20 février 2007, n° 05-10.462 : Legifrance.gouv.fr.
[4] CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c/ Puma.
[5] CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon c/ Cannon.
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