La mauvaise foi dans l’UDRP : anciennes et nouvelles interrogations

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 27 septembre 2006.

Si la pratique UDRP, dans son abondance, a su se forger un socle « jurisprudentiel » stable, un certain nombre d’interrogations continuent de se poser, notamment autour du critère de la mauvaise foi. Le cas D2006-0534 en est une illustration.

La requérante, Bawag PSK, est une société financière récemment constituée par la fusion de deux banques autrichiennes : Bawag et PSK. Elle exerce son activité principalement en Europe (elle indique être présente en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, en République Tchèque, en Slovénie, en Slovaquie, à Malte et en Libye). Si la fusion a eu lieu en 2005, la marque PSK, quant à elle, existe depuis 1882.

La défenderesse, Future Media Architects, est immatriculée aux Îles Vierges Britanniques, mais exerce son activité depuis l’État de Virginie, aux États-Unis, activité qui consiste notamment dans le commerce et l’exploitation de noms de domaine supposés attractifs, tels ceux constitués de quelques lettres seulement.

C’est le cas du nom de domaine litigieux : psk.com. Créé en 1997, il a été acquis par Future Media Architects en juillet 2003 pour être appliqué à un portail.

I - La difficile distinctivité des sigles et des acronymes

La question des noms de domaine acronymes a donné lieu à de nombreuses discussions mais essentiellement sur le terrain des organisations internationales intergouvernementales et des dénominations communes internationales [1].

Elle touche également les entreprises qui utilisent fréquemment comme identifiants des sigles ou des acronymes. Or, ces signes distinctifs, s’ils peuvent offrir un certain nombre d’avantages sur les terrains de la communication et du marketing, sont plus facilement exposés aux homonymies, risque évidemment renforcé dans le cadre des stratégies de noms de domaine.

La décision rendue par l’OMPI dans le cas D2000-1202 est une illustration remarquable des risques d’homonymie qui pèsent sur les acronymes dans le cyberespace. Elle concernait le nom de domaine dw.com, convoité par Deutsche Welle (une société d’audiovisuel allemande), mais détenu par DiamondWare (une web agency américaine). Deutsche Welle avait tenté d’obtenir le transfert de ce nom de domaine en déposant devant l’OMPI une plainte qui devait finalement être qualifiée d’abusive tant les droits et intérêts légitimes de la société américaine d’une part, et sa bonne foi, d’autre part, étaient manifestes [2].

Comme le souligne Annette Kur, l’UDRP ne doit pas trouver application dès l’instant où le différend oppose des litigants qui, de bonne foi de part et d’autre, se disputent le même nom ou le même acronyme [3].

II - Transfert d’un droit ou d’un intérêt légitime

Mais en l’espèce, la réalité des droits ou intérêts légitimes de la société défenderesse manquait manifestement de clarté.

Elle argumentait sur ce terrain en faisant valoir qu’elle avait acquis psk.com auprès d’une agence de publicité nommée Pagano Schenck and Kay (PSK) ; elle sous-entendait ainsi que la légitimité de la titularité d’un nom de domaine pouvait tout simplement suivre ce dernier en quelque main qu’il se trouve.

La commission administrative n’a pas approuvé cet argument. Le transfert d’un nom de domaine d’une personne bénéficiant sur celui-ci d’un intérêt légitime à une personne qui se trouve dans l’impossibilité de justifier l’existence de tels droits préalablement audit transfert ne saurait conférer, de facto, à cette dernière, la légitimité requise au sens des articles 4.a.ii) et 4.c. de l’UDRP.

III - « Sous-domaines catch-all » et risque de confusion

Cette décision fait émerger un certain nombre de questions autour de la pratique dénommée « subdomain catch all » qui consiste à diriger automatiquement vers la page sur laquelle est greffé le nom de domaine lui-même (domaine.tld) l’internaute qui saisit intuitivement une expression quelconque directement dans son navigateur Internet avant le nom de domaine précédé d’un point, de façon à obtenir la configuration suivante : expression.domaine.tld.

Ainsi, en l’espèce, un débat s’est élevé sur le point de savoir si la mise en place de cette technique pouvait constituer un indice de mauvaise foi au sens de l’article 4.b. UDRP.

A/ Une confusion d’intérêt initial rejetée

En ce sens, on pourrait estimer, comme le fait la requérante, que la saisie d’un sous-domaine combiné avec un nom de domaine est susceptible de produire un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, confusion pouvant elle-même caractériser la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine s’il est exploité à des fins déloyales. Cette position pourrait être confortée par la théorie américaine dite de la « confusion d’intérêt initial » [4].

En effet, Bawag PSK, titulaire entre autres des noms de domaine bawag-psk.com et bawag-psk.net, contestait vigoureusement le fait que l’adresse bawag.psk.com puisse orienter automatiquement l’internaute vers le site portail de Future Media Architects à l’adresse psk.com.

B/ L’absence de confusion délibérément recherchée

La commission administrative n’a pas accordé de crédit à la position de la requérante, implicitement fondée sur la théorie de la confusion d’intérêt initial, l’idée directrice étant que cette « redirection » n’est que le résultat d’une configuration du nom de domaine par la technique susvisée.

Dans ces conditions, la commission estime que la confusion n’est pas délibérément recherchée ; à partir de là, la société défenderesse ne saurait être taxée de mauvaise foi.

IV - La connaissance de la marque par le défendeur

Enfin, la décision D2006-0534 pose une nouvelle fois la délicate question de la connaissance de la marque par le défendeur. Sur ce point, la commission n’a pas tranché à l’unanimité.

A/ La rencontre de PSK et psk.com : le fruit du hasard

En effet, deux des experts ont estimé qu’il y avait peu de chances pour que la défenderesse, société enregistrée aux Îles Vierges Britanniques mais basée en Virginie, connaisse réellement les marques en cause, c’est-à-dire une marque autrichienne qui servit elle-même de fondement à une marque internationale désignant la République Tchèque, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie.

Cela ajouté à l’activité de la défenderesse consistant notamment dans l’exploitation de noms de domaine acronymes, ces deux experts ont estimé que la rencontre du nom de domaine psk.com et de la marque PSK n’était que le fruit du hasard et que, à tout le moins, Bawag PSK ne démontrait pas le contraire, c’est-à-dire la mauvaise foi de Future Media Architects.

B/ La rencontre de PSK et psk.com : un choix délibéré

Ce n’est pas l’avis du troisième expert qui, nous semble-t-il, mérite une certaine attention.

Il nous invite en effet à ne pas tomber dans une crédulité excessive et observe qu’il serait inepte de limiter cette analyse aux seuls éléments géographiques (sièges sociaux et territoires couverts par les marques). Pour cet expert, bien que l’Autriche ne soit pas un grand pays, la défenderesse aurait dû savoir qu’au moment de l’acquisition du nom de domaine, la requérante était propriétaire de la marque PSK et qu’elle l’exploitait même en dehors de l’Autriche, et ce, également en anglais.

Cette position, que nous soutenons fermement, revient à exiger davantage de rigueur dans l’application de l’article 2 UDRP, issu d’une recommandation de l’OMPI [5] : « en demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous [le registrant] affirmez et nous garantissez que […] à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie ».

Il faut rappeler que l’OMPI recommandait que la demande d’enregistrement d’un nom de domaine « contienne un libellé approprié encourageant le demandeur à entreprendre une telle recherche [d’antériorité] de sa propre initiative » [6]. La rédaction de l’article 2 n’est peut-être pas aussi explicite que l’aurait souhaité l’OMPI, mais il nous semble qu’elle invite effectivement le registrant à effectuer une recherche d’antériorité, à tout le moins sommaire. Cela participe de l’esprit même de l’UDRP.

Or, dans de nombreux cas, une recherche d’antériorité destinée à vérifier si le nom de domaine envisagé ne risque pas de porter atteinte aux droits des tiers peut se satisfaire d’outils efficaces, facilement accessibles et gratuits, notamment les moteurs de recherche et les bases de données whois.

Pour aller plus loin

[1] OMPI, Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, 30 avril 1999, §303, p. 115 ; OMPI, Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, 3 septembre 2001, §164, p. 83.

[2] Sur l’affaire « DW », OMPI, D2000-1202, Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, January 2, 2001 : E. Rhein, Reverse Domain Name Hijacking : Analysis and Suggestions, EIPR 2001, p. 557 ; A. M. Froomkin, Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy - Causes And (Partial) Cures, Brooklyn Law Rev., Vol. 67 [2002], n° 3, p. 605, spéc. p. 668 ; A. Kur, UDRP, p. 45.

[3] A. Kur, UDRP, p. 33.

[4] Pour une définition de la théorie dite de l’« initial interest confusion », voir Domainesinfo.fr, Définitions, Confusion d’intérêt initial.

[5] Rapport final concernant le processus de consultation de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet du 30 avril 1999, n° 105.

[6] Op. cit.