Nom de domaine combinant plusieurs marques : l’annulation, unique solution ?

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 4 janvier 2005.

Un nom de domaine incorporant deux marques qui appartiennent à deux personnes différentes ne peut être transféré au seul profit de l’une d’elles.

Ainsi en a-t-il été décidé par la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI dans l’affaire D2004-0794 opposant les demandeurs, Lilly ICOS LLC, Bruce W. Longbottom, Eli Lilly and Company et Lilly Corporate Center aux défendeurs, Tudor Burden, Burden Marketing, pour les noms de domaine cialisapcalis.com et cialis-viagra.info [1].

Exposé du problème

La combinaison de deux marques dans un seul nom de domaine est une technique assez fréquente chez les cybersquatteurs [2]. Ces derniers se sont fait remarquer sur ce terrain notamment à l’occasion de rapprochements de sociétés [3].

Mais là où le problème est le plus délicat, c’est lorsque les marques reproduites dans un même nom de domaine sont détenues par des sociétés installées dans une situation de concurrence.

En ce sens, la décision rapportée présente un intérêt particulier puisque les deux noms de domaine litigieux – cialisapcalis.com et cialis-viagra.info – reproduisent à l’identique, en les combinant, trois marques appartenant à des personnes différentes mais aussi concurrentes dans le secteur pharmaceutique : CIALIS, APCALIS et VIAGRA.

En l’espèce, seul le propriétaire de la marque CIALIS est partie à la procédure ; les autres, pourrait-on dire, sont « en dehors » du litige. La question est donc de savoir si Cialis, seul demandeur à l’instance, peut être autorisé à obtenir le transfert de ces deux noms de domaine, alors même que ceux-ci contiennent non simplement des marques d’autres sociétés, mais des marques appartenant, et il faut le souligner, à des sociétés concurrentes du demandeur sur le marché de l’industrie pharmaceutique [4].

La commission, ayant décidé que le demandeur n’avait qu’un droit partiel sur les noms de domaine disputés, a ordonné leur annulation.

Pluralité de demandeurs et jonction de procédures

En principe, tout intéressé justifiant de sa qualité de propriétaire d’une marque reproduite ou imitée dans un nom de domaine peut contester la titularité de celui-ci sur le fondement des Principes directeurs.

Ainsi, lorsqu’un nom de domaine incorpore deux marques détenues par deux propriétaires différents, tous deux ont la possibilité de déposer une plainte devant l’une des institutions de règlement accréditées par l’Icann. Cette situation pose un problème procédural évident. Deux propriétaires de marques peuvent-ils concomitamment déposer plainte pour un seul et même nom de domaine ?

Sur cette question, les Principes directeurs, comme leurs règles d’application, restent muets : est seule prévue la jonction de procédures en cas de pluralité de litiges (il faut comprendre une pluralité de noms de domaine) entre le défendeur et un requérant [6].

Cependant, la pluralité de demandeurs est acceptée notamment lorsqu’ils ont un intérêt commun concernant le nom de domaine en jeu [5].

En l’espèce, la commission le rappelle de façon implicite :

“the other mark holders concerned have not come together and jointly filed a Complaint with the Complainant”.

Cependant, compte tenu de la nature de la procédure, il a été décidé à plusieurs reprises qu’une plainte commune était inappropriée. L’on retenait ainsi uniquement la plainte de la partie la plus diligente qui se voyait ainsi octroyer l’opportunité de demander le transfert du nom de domaine pour son compte ; et ce, sur le fondement d’un droit au respect de la marque.

“Due to practical difficulties inherent in the UDRP, cooperative complaint initiation is unlikely and unfeasible. Because Complainant initiated this dispute prior to any other interested party it has the opportunity to acquire the domain name, while seeking to protect its CELEBREX mark from an infringing use”. (NAF, N° 118277, G.D. Searle & Co. v. Martin Marketing, October 1, 2002 pour le nom de domaine viagra-xenical-celebrex-propecia-meridia-zyban.com et NAF, N° 123927, G.D. Searle & Co. v. Innovative Solution Technologies a/k/a Vedavyasa Alapati, October 23, 2002 pour le nom de domaine xenical-viagra-phentermine-celebrex.com).

Une annulation justifiée par l’exigence de bonne foi imposée au demandeur

Mais la décision nous dit aussi (surtout) que le transfert du nom de domaine – pourvu qu’il soit ordonné à l’issue de la procédure – ne saurait en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers, ceux-ci étant compris comme les tiers à l’instance qui, parce que moins diligents, n’auraient pas rejoint l’instance. La commission fait donc poser sur les épaules du demandeur une exigence de bonne foi absolue en ce qu’elle s’impose non seulement à l’égard du titulaire du nom de domaine – en cas de mauvaise foi du demandeur, ce dernier se placerait dans l’hypothèse d’une recapture illicite du nom de domaine – mais aussi à l’égard des tiers à l’instance, susceptibles de détenir un droit de marque sur tout ou partie du nom de domaine disputé.

Ainsi, selon la commission, il va de soi que la demande de transfert du nom de domaine doit être dénuée de toute mauvaise intention :

“However, due to the procedural complexities presented by the current dispute the following issue must be addressed: that Complainant seeks acquisition of the subject domain name in good faith, and will forfeit its interest in the contested domain name if the other represented marks are infringed upon following a transfer of the domain name registration to Complainant” (mêmes décisions : NAF, N° 118277 et NAF, N° 123927).

Une telle solution ne souffre aucune discussion. Elle est d’autant plus pertinente qu’en l’espèce, le demandeur, propriétaire de la marque CIALIS, et les tiers concernés, sont concurrents dans le secteur pharmaceutique. Or, accorder le transfert des noms de domaine cialisapcalis.com et cialis-viagra.info au seul demandeur ICOS LLC permettrait à ce dernier de « légitimer » [7] une situation déloyale, le demandeur se voyant reconnaître la qualité de gardien exclusif sur une chose dont il ne pourrait être légitimement titulaire qu’en partie. Sans parler des risques de confusion liés à une éventuelle exploitation du nom en question (parasitisme, déceptivité, etc.), risque d’autant plus probable pour le nom de domaine cialis-viagra.info qui reproduit la marque VIAGRA, qui reflète une notoriété incontestable.

Une telle situation n’est pas compatible avec le respect dû aux droits des tiers propriétaires de marques d’une part, et à celui qui est dû aux internautes consommateurs d’autre part. Cela n’a pas échappé à la commission qui a préféré ordonner l’annulation des deux noms de domaine :

“the domain names and contain not only the Complainant’s mark CIALIS but also the marks APCALIS and VIAGRA which are held by third parties. At least, the mark VIAGRA can be considered as a well-known mark. A number of WIPO Panels have considered domain names that consist of a Complainant’s mark and a third party trademark and have concluded that such domain names are confusingly similar to either mark, Deutsche Telekom AG v. Britt C., WIPO Case No. D2004-0487 quoting Chevron Corporation v. Young W. K., WIPO Case No. D2001-1142 and Pfizer, Inc. v. Martin Marketing, WIPO Case No. D2002-0793.

In the light of the fact that the Complainant and the third parties may be considered as competitors, Internet users could presumably assume that the disputed domain names were authorized by the third parties. The Panel underlines that the Complainant has not provided any document showing an authorization or a letter of support from the owners of the APCALIS mark, nor of the VIAGRA mark. Besides, the other mark holders concerned have not come together and jointly filed a Complaint with the Complainant (Allianz AG and Dresdner Bank AG v MIC, WIPO Case No. D2001-1298)”.

Cette solution a été répétée dans une récente affaire concernant le nom de domaine yahoohotmail.com, la marque YAHOO appartenant à la société Yahoo! Inc. et HOTMAIL, à Microsoft Corporation. Bien que le demandeur, Yahoo, remplît les trois conditions nécessaires à l’obtention du transfert du nom de domaine (article 4.a) des Principes directeurs), la commission a décidé de faire annuler le nom de domaine, Yahoo! Inc. étant concurrent de Microsoft Corporation [8] :

“On December 20, 2004, the Panel issued an Administrative Panel Procedural Order No. 1, referring to the fact that the disputed Domain Name is a combination of two separate trademarks, owned by separate entities, and that a transfer of this domain name may interfere with the rights of the third party trademark holder (the holder of the HOTMAIL mark).

(…)

The Complainant has requested the disputed Domain Name to be transferred to the Complaint. The Panel concludes that the Complainant has satisfied all three requirements of Paragraph 4 (a) of the Policy. However, the Panel notes that incorporates not only Complainant’s mark YAHOO!, but also the mark HOTMAIL, owned by Microsoft Corporation, one of Complainant’s competitors”.

Ainsi la commission fait-elle primer l’équité et la loyauté sur le risque de création de toute situation déloyale, et il faut s’en réjouir.

cialis-viagra.info : une annulation justifiée par le droit de propriété de Pfizer

Dans tous les cas, les tiers concernés doivent être entendus et c’est tant mieux ! Il faut garder à l’esprit que les commissions administratives statuant sur la titularité d’un nom de domaine interviennent également, serait-ce de façon indirecte, sur le droit d’exploitation de la marque – sous la forme d’un nom de domaine – qui est un attribut de ce droit de propriété. Or, le droit d’exploitation doit pouvoir, en principe, s’exercer de manière exclusive. Il en résulte fort logiquement qu’une commission administrative ne peut, en aucun cas, décider le transfert ou le maintien d’un nom de domaine comportant une marque dont on sait notoirement qu’elle n’est la propriété d’aucune des parties à l’instance, comme c’est le cas en l’espèce pour la marque VIAGRA, propriété de la société Pfizer et dans l’affaire « yahoohotmail.com » (préc.)

Mais chacun sait désormais que l’annulation d’un nom de domaine fait automatiquement retomber celui-ci dans le domaine public, de sorte qu’il peut tout à fait être l’objet d’un nouvel enregistrement abusif. Toutefois, une telle situation pourrait être évitée, en amont ; il suffirait d’adopter certaines mesures préalablement à la procédure administrative ou au cours de celle-ci.

Une solution : la défense et la gestion communes du nom de domaine

Lorsqu’un nom de domaine enregistré de façon abusive est composé de plusieurs marques, s’il est effectivement difficile de déposer une plainte commune, il est toujours possible de prévoir, au préalable, une gestion contractuelle commune du nom de domaine disputé.

Ainsi, une commission de l’OMPI avait ordonné le transfert de viagra-nascar.com (PFIZER étant propriétaire de VIAGRA et The National Association for Stock Car Racing, propriétaire de NASCAR), à la société PFIZER INC. qui avait présenté à la commission une autorisation émanant de NASCAR pour le transfert du nom de domaine au profit de PFIZER :

“The National Association for Stock Car Racing (“NASCAR”), which claims ownership in the “NASCAR” trademark and service mark has consented to the transfer of the disputed domain name to Complainant (id., para. 12 & Annex 6 (Affidavit of Karen B. Leetzow, Intellectual Property Counsel to NASCAR)). NASCAR has not authorized Respondent to use its trademark and service mark in a domain name or otherwise (id.).

Complainant is the sponsor of a car that has participated in the NASCAR Winston Cup Series. Such car has prominently displayed the “VIAGRA” mark, enjoyed success in the racing series and been featured in Complainant’s television advertisements (id., para. 12). (OMPI, D2002-0793, Pfizer, Inc. v. Martin Marketing, November 15, 2002)”.

Il faut néanmoins préciser que, dans cette espèce, le transfert était facilité par l’existence d’un lien contractuel antérieur et étroit entre les deux sociétés qui avaient conclu un contrat de sponsoring. Et elles n’étaient pas en situation de concurrence.

Mais l’existence d’une situation de concurrence empêcherait-elle deux ou plusieurs sociétés de se réserver la gestion commune de noms de domaine composés de leurs marques, abusivement enregistrés par d’autres personnes qu’elles-mêmes ? Nous ne le pensons pas. Au contraire, une gestion commune de ces noms permettrait aux sociétés concernées de garder la maîtrise de ces biens et d’éviter ainsi qu’ils ne tombent ou ne retombent dans des mains indélicates, parfois susceptibles de parasiter le commerce électronique d’un secteur particulier.

Concrètement, la gestion commune de ces noms de domaine aurait deux natures différentes selon qu’elle interviendrait hors conflit ou à l’occasion d’un conflit.

1re situation : la stratégie préventive – Dans le premier cas, on se placerait dans une stratégie de prévention de type « communauté d’enregistrements défensifs » (on pense notamment aux cas de rapprochements de sociétés) ; le contrat serait donc, par hypothèse, antérieur à tout litige. C’est ce que semble admettre implicitement la décision rapportée :

“The Panel underlines that the Complainant has not provided any document showing an authorization or a letter of support from the owners of the APCALIS mark, nor of the VIAGRA mark. Besides, the other mark holders concerned have not come together and jointly filed a Complaint with the Complainant”.

2nde situation : la stratégie défensive – Dans le second cas, il s’agirait d’une stratégie de récupération judiciaire ou extra-judiciaire, prolongée par un mécanisme visant à maintenir le nom de domaine inactivé.

Le contrat, formalisé avant le dépôt de la plainte – unique si le contrat prévoit un mandataire ou conjointe si les sociétés intéressées sont parties à la procédure – devrait nécessairement préciser que le nom de domaine litigieux sera transféré aux demandeurs dans la perspective entendue d’une gestion commune de ce nom. Comme le remarque monsieur Manara, une telle solution « permettrait postérieurement au conflit d’exclure toute possibilité d’enregistrement de ces noms » [9].

Une nécessité : maintenir le nom de domaine inactivé – Dans tous les cas, il est utile qu’un tel montage contractuel prévoie les modalités de gestion commune du nom transféré. En effet, aucune des deux ne peut prétendre à son exploitation exclusive.

Au titre de ces modalités, il va de soi qu’il doit être établi un régime de co-titularité installant les parties dans une situation d’égalité quant à leurs droits et obligations sur le nom de domaine commun. Mais la mesure la plus importante de cette convention concerne, selon nous, l’obligation de ne pas exploiter le nom de domaine : celui-ci doit être maintenu à l’état inactif [10]. Certes, il n’est peut-être pas utile de rappeler que toute convention doit être exécutée de bonne foi, mais il est préférable que les sociétés concernées ne gardent pas la maîtrise réelle exclusive du nom de domaine. Il en résulte que toute exploitation du nom de domaine devrait exiger l’accord préalable et unanime de tous les co-titulaires. Autrement dit, personne ne doit en avoir la jouissance exclusive, principalement si les co-titulaires exercent leur activité dans le même secteur économique. Concrètement, il pourrait par exemple être plus raisonnable de confier l’administration du nom de domaine à un tiers chargé de renouveler son enregistrement et de le maintenir inactivé (en pratique, il pourrait s’agir d’un cabinet de conseil en propriété industrielle, d’un cabinet d’avocats ou d’une société de gestion de noms de domaine).

Pour aller plus loin

[1] OMPI, D2004-0794, Lilly ICOS LLC v. Tudor B., B. Marketing, December 20, 2004

[2] Sur la question, Cédric Manara, « Que faire d’un nom de domaine combinant plusieurs marques dont les propriétaires sont différents ? », Dalloz 2002, Sommaires commentés, page 1549 (à propos de la décision NAF, N° 102525, America Online, Inc. v. David N., February 1, 2002).

[3] Les cybersquatteurs ont pris l’habitude d’anticiper et de spéculer sur des rapprochements de sociétés (fusions, acquisitions) : – OMPI, D2002-0453, Shire Biochem Inc., Shire Pharmaceuticals Group plc and Shire International Licensing B.V. v. Syed H., June 19, 2002 (où le nom de domaine avait été enregistré le jour même de l’annonce d’une fusion entre deux sociétés) ; – OMPI, D2000-01603, Clifford Chance LLP And Pünder GmbH v. CPIC Inc., January 28, 2001

[4] Sur ce point, notons que l’auteur de la décision, qui a douté des droits du demandeur sur les marques APCALIS et VIAGRA a exigé qu’il clarifie sa position par rapport à ces marques. Cette latitude laissée aux experts a encore été exercée dans l’affaire yahoohotmail.com (cf. note 8).

[5] Pour des décisions utilisant la notion de « sufficient common interest », voir par exemple : – OMPI, D2002-0453 (préc. note 3) et OMPI, D2000-0433, Time Warner Inc. and EMI Group plc v. CPIC Net, September 15, 2000.

[6] Article 4 (f) des principes directeurs. Jonction de procédures. En cas de pluralité de litiges entre vous et un requérant, vous ou le requérant pouvez demander la jonction des procédures y relatives auprès d’une même commission administrative. Cette demande sera faite auprès de la première commission administrative nommée pour connaître d’un litige en instance entre les parties. Cette commission administrative peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de joindre plusieurs procédures ou toutes les procédures afférentes à ces litiges, à condition que les litiges faisant l’objet de cette jonction de procédures soient régis par les présents principes directeurs ou par une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l’Icann.

[7] Observons néanmoins que cette « légitimité » est toute relative compte tenu de l’inopposabilité des décisions administratives de type Icann au juge judiciaire.

[8] OMPI, D2004-0896, Yahoo! Inc. and Overture Services, Inc. v. Registrant (187640), a/k/a Gary Lam, a/k/a Birgit Klosterman, a/k/a XC2, a/k/a Robert C., a/k/a Registrant, December 30, 2004.

[9] Cédric Manara, préc. note 2.

[10] Pour un aperçu concernant la distinction entre site passif et site actif, lire notamment cet article de Cyril Chabert, « La distinction entre site passif et site actif à l’épreuve des conflits de juridiction », JCP G 2004, n° 15, II 10055.