Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 23 décembre 2008.
La décision D2008-0936 (ittbarton.com et autres) devrait faire date. D’abord, elle précise dans quelles circonstances plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs peuvent être impliqués. Ensuite, elle expose les conditions dans lesquelles le revendeur de produits manufacturés peut légitimement utiliser un nom de domaine similaire ou identique à la marque qui couvre ces produits.
Les sociétés demanderesses forment le groupe ITT qui exploite les marques ITT depuis les années 1920, les sociétés du groupe pouvant revendiquer la propriété de 700 marques contenant l’acronyme « ITT » enregistrées dans plus de cent pays pour désigner notamment des instruments de mesure.
Les défendeurs, monsieur Douglas N. et la société Differential Pressure Instruments Inc. (DPI) dont il est le gérant, sont spécialisés dans la revente d’instruments de mesure ; ils ont enregistré les noms de domaine ittbarton.com et itt-barton.com dans le courant de l’année 2000. Puis de nombreux autres noms de domaine reproduisant le terme « ittbarton » ont été enregistrés par les défendeurs en 2003 et en 2004. L’ensemble de ces noms de domaine est utilisé pour désigner un site Internet proposant notamment la vente ou la réparation d’instruments de mesure. Un disclaimer avertit les consommateurs que l’exploitant du site Internet n’est pas lié au fabricant des produits proposés.
Les sociétés du groupe ITT ont introduit une demande UDRP devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI pour obtenir le transfert de treize noms de domaine.
La décision rapportée offre deux terrains d’analyse : l’un sur la procédure ; l’autre, sur le fond. Sur le terrain de la procédure, la commission administrative composée de trois experts devait résoudre la question de l’UDRP multipartite (I). Sur le fond, elle devait se prononcer sur la légitimité pour le titulaire d’un nom de domaine similaire ou identique à une marque d’exploiter un site Internet destiné à revendre des produits fabriqués par le propriétaire de cette marque (II).
Est une UDRP multipartite une procédure UDRP dans laquelle sont impliquées trois parties ou plus. En l’espèce, la procédure UDRP a été introduite par deux sociétés (ITT Manufacturing Enterprises Inc. et ITT Corporation) à l’encontre de deux autres, monsieur Douglas N. ayant enregistré deux noms de domaine et la société DPI ayant enregistré les onze autres.
La question se posait de savoir si cette requête UDRP impliquant deux demandeurs et deux défendeurs pouvait être considérée comme recevable.
La commission y répond clairement en imposant la démonstration d’une relation, d’une part, entre les demandeurs et, d’autre part, entre les défendeurs.
La commission commence par rappeler qu’un certain nombre de décisions UDRP ont précédemment conclu à l’irrecevabilité de la requête UDRP au motif que les co-demandeurs n’avaient pas suffisamment établi leurs liens eu égard à la marque dont la protection est revendiquée, ce lien pouvant être caractérisé par une copropriété ou une licence.
Appliquant cette exigence au cas d’espèce, la commission a apprécié le lien de filiation entre les deux sociétés demanderesses et l’utilisation effective de leur marque et a conclu à leur recevabilité.
La requête UDRP désignant aussi bien monsieur Douglas N. que la société DPI, il importait de prouver la relation entre l’un et l’autre.
La démonstration est d’abord apportée à l’aide des extraits whois de chacun des noms de domaine litigieux. Ces extraits expriment deux indices : monsieur Douglas N. apparaît comme étant le contact administratif de chaque nom de domaine ; tous les extraits whois portent la même adresse postale.
Ensuite, la commission administrative remarque que les deux défendeurs ont produit une réponse commune à la requête UDRP.
Enfin, tous les noms de domaine sont redirigés vers un seul nom de domaine : ittbarton.com.
À l’origine, les produits concernés avaient été vendus par ITT au Gouvernement américain qui, faute de les utiliser, les a revendus, entre autres, à monsieur Douglas N. et à la société DPI, lesquels prirent le parti de les revendre.
Selon le groupe ITT, la conception et l’exploitation d’un site Internet destiné à revendre des produits qu’il avait fabriqués et vendus constituaient une atteinte aux droits qu’il détient sur les marques ITT.
Autrement dit, l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine pour revendre des produits déterminés constituent-ils un intérêt légitime au sens des principes UDRP ?
Pour résoudre cette question, la commission s’est appuyée sur la décision D2001-0903, Oki Data Americas v. ASD dans laquelle il fut décidé que l’utilisation de la marque du fabricant comme nom de domaine par un revendeur autorisé doit être considérée comme une offre de bonne foi de biens et services, conformément à l’article 4 (c)(iii) des Principes UDRP, si les conditions suivantes sont respectées :
i) le défendeur doit réellement proposer les biens ou services considérés ;
ii) le défendeur doit utiliser le nom de domaine litigieux pour vendre exclusivement les biens couverts par la marque ;
iii) le site Internet doit comporter un disclaimer de façon à ce que tout lien entre le vendeur et le propriétaire de la marque soit écarté ;
iv) le défendeur ne doit pas tenter de s’accaparer le marché en s’appropriant illégitimement tous les noms de domaine utiles, ce qui aurait pour effet de priver le propriétaire de ladite marque de refléter celle-ci dans ses propres noms de domaine.
Les circonstances de l’espèce différaient de celles de l’affaire Oki Data en ce sens que monsieur Douglas N. et DPI n’étaient pas des revendeurs autorisés par le fabricant ITT. Cela faisait justement dire à ITT que la jurisprudence Oki Data ne pouvait être appliquée aux circonstances de l’espèce. La commission en décide autrement : les conditions posées par la jurisprudence Oki Data pour apprécier l’intérêt légitime du revendeur s’appliquent au revendeur non autorisé.
En définitive, l’intérêt légitime des défendeurs a été reconnu et le transfert des noms de domaine refusé.
OMPI, D2008-0936, November 7, 2008.
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