UDRP : notion de « marque » et loi applicable

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 21 juin 2011.

Qu’est-ce qu’une marque dans l’UDRP ? Le tiers décideur est-il autorisé, pour répondre à cette question, à invoquer la loi d’un pays déterminé ? Telles sont les questions auxquelles la décision OMPI D2011-0561 apporte des éléments de réponse.

Contrairement à une idée trop répandue, le demandeur n’obtient pas toujours gain de cause à l’issue d’une procédure UDRP. La décision rapportée [1] en est une illustration. Elle dissipe également un autre malentendu qui voudrait qu’en l’absence de réponse du défendeur, le mutisme de ce dernier constituerait un élément déterminant de sa mauvaise foi et conduirait systématiquement l’expert à prononcer une décision de transfert.

D’autres points méritent d’être relevés dans cette décision : la référence à une loi applicable (I) et la définition de la marque au sens de l’UDRP (II).

I. Référence au droit dominicain de la propriété intellectuelle

Le litige comportait cette particularité d’opposer des parties (quatre au total) de nationalité dominicaine, résidant ou ayant leur siège en République dominicaine.

Il est souvent très délicat, dans une procédure UDRP détachée de tout ordre juridique national, de se référer à une loi édictée par un État en particulier. L’UDRP a justement pour objet et raison d’être d’éviter le recours aux dispositions législatives de tel ou tel pays.

Toutefois, il serait inexact de considérer que le tiers décideur ne peut jamais faire appel à tel ou tel droit national, spécialement lorsque l’ensemble des parties sont soumises à la même loi. C’est ce que rappelle la décision commentée.

Pour déterminer l’existence d’une marque au sens de l’UDRP, l’expert, en présence de parties soumises à la loi de la République dominicaine, n’a pas hésité à invoquer le droit dominicain de la propriété intellectuelle pour apprécier l’existence d’un droit de marque.

II. Définition de la marque au sens de l’UDRP

L’expert estime qu’il résulte de la lettre des principes UDRP que la procédure ne s’applique qu’aux litiges relatifs aux marques, ce qui exclut les noms commerciaux, les enseignes et les affiches. Il fonde cette solution sur de précédentes décisions UDRP [2].

En l’espèce, le défendeur, qui a fait défaut, ne s’était pas mis en position de contester l’existence du droit de marque invoqué par les demandeurs. Quant à l’expert, il reconnaît que ces derniers disposent effectivement d’un nom commercial et d’une enseigne enregistrée en République dominicaine. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une marque stricto sensu.

En conséquence, il eût fallu, estime l’expert, que les demandeurs prouvent que ce nom commercial et cette enseigne font l’objet d’une exploitation en tant que marque (enregistrée ou non).

La décision présente un intérêt supplémentaire en ce qu’elle rejette l’idée selon laquelle la renommée et le prestige du signe suffiraient à lui conférer la qualité de marque au sens de l’UDRP. Là encore, l’expert fonde sa décision sur une série de précédents UDRP dont la fameuse décision The Reverend Dr. Jerry Falwell and The Liberty Alliance v. Gary C. [3].

La preuve de l’existence d’une marque faisant défaut, la demande de transfert du nom de domaine a été rejetée sans qu’il soit utile d’analyser les autres éléments exigés par l’UDRP (l’absence de droit ou intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et sa mauvaise foi).

Pour aller plus loin

[1] OMPI, Grupo Vicini, Ltd., Mr. Juan B. V. C. and Mr. Juan B. V. L. v. Ángel O., D2011-0561, March 24, 2011.

[2] OMPI, D2004-0541, 01059 GmbH v. VARTEX Media Marketing GmbH/Stefan H. ; OMPI, D2004-0439, Enmersan Granit Mermer ve Inşaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. v. Ibrahim S.

[3] OMPI, D2002-0184, The Reverend Dr. Jerry Falwell and The Liberty Alliance v. Gary C., Prolife.net, and God.info, June 3, 2002.