UDRP : peut-il y avoir prescription ?

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 5 juillet 2011.

Existe-t-il un délai à partir duquel le titulaire d’une marque ne pourrait plus agir en UDRP ? Éléments d’analyse.

Les premières vagues d’enregistrement de noms de domaine ont eu lieu dans le milieu des années 1990. Les principes UDRP et leurs règles d’application, pour leur part, ont été adoptés à la toute fin de l’année 1999 ; ils demeurent inchangés depuis. En conséquence, on peut légitimement supposer que le nombre de noms de domaine âgés de 10 ans ou plus est en augmentation.

Se pose alors la question de savoir si l’action en UDRP est limitée dans le temps ; existe-t-il un délai de prescription qui rendrait le demandeur irrecevable car forclos ? En d’autres termes, le titulaire d’une marque peut-il engager une procédure UDRP un an, cinq ans, dix ans, voire vingt ans après l’enregistrement ou le renouvèlement du nom de domaine litigieux ?

En observant la jurisprudence UDRP, deux tendances opposées semblent se dégager.

I. L’absence de délai pour agir

Un grand nombre de décisions illustrent cette tendance, semble-t-il majoritaire [1]. Elles soutiennent que le titulaire d’une marque est habilité à agir en UDRP sans contrainte de délai.

L’idée maîtresse repose sur le fait que les principes UDRP et les règles de procédure ne prévoient aucune limite dans le temps pour agir. L’argument est suffisamment fort pour convaincre certains experts de prononcer une décision de transfert, même lorsqu’ils se disent tourmentés par le fait que le demandeur ait attendu plusieurs années avant d’engager une procédure [2].

L’argument contraire du défendeur, tendant à faire valoir que le demandeur, dans son inertie, aurait abandonné ses droits ou toléré l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine, ne suffit pas à faire disparaître la mauvaise foi du défendeur dès lors que celle-ci est démontrée [3]. Par ailleurs, l’inaction prolongée du titulaire de la marque ne saurait être considérée comme une tolérance ou un acquiescement [4].

C’est ainsi que des noms de domaine ont pu être transférés plus de dix ans après leur enregistrement, certains reproduisant ou imitant des marques notoires [5] ou jouissant d’une notoriété moindre [6].

II. L’obligation d’agir dans un délai raisonnable

Une autre tendance, semble-t-il minoritaire, laisse entendre qu’il existerait un délai après lequel l’action UDRP serait inefficace.

Plusieurs arguments viennent appuyer cette solution. Le premier est fondé sur ce que l’on convient d’appeler un droit à la tranquillité : le titulaire d’un nom de domaine peut légitimement prétendre à poursuivre l’utilisation paisible d’un nom de domaine plusieurs années après son enregistrement.

Le second argument découle du premier. Il repose sur une analogie avec le droit des marques. Dans certains pays, la législation prévoit une forclusion par tolérance, notion selon laquelle le titulaire d’une marque ne peut plus agir contre une personne ayant utilisé cette marque depuis un certain laps de temps ; une fois ce délai dépassé, on dit alors du demandeur qu’il est forclos. Cette idée a été explicitement soulevée par un panel d’experts dans une décision UDRP : après avoir constaté que le demandeur avait attendu neuf ans et demi pour engager la procédure, le panel exposait que « dans certains systèmes juridiques, comme par exemple en Suisse, un demandeur qui poursuit une personne pour violation de propriété intellectuelle, après une si longue période, peut être considéré comme ayant renoncé à ses droits » [7].

Cette solution, régulièrement soutenue par le titulaire du nom de domaine en réponse au demandeur, a été appliquée à plusieurs reprises. Elle peut d’ailleurs jouer un rôle significatif sur l’issue de la procédure car le temps agit sur la démonstration de la mauvaise foi, comme en atteste la décision D2003-0447 selon laquelle le fait d’avoir attendu onze ans pour engager une procédure rend plus difficile, pour le demandeur, la preuve de l’absence d’intérêt légitime du défendeur et la mauvaise foi de ce dernier [8]. En d’autres termes, il serait plus difficile de prouver la mauvaise foi lorsque le nom de domaine a été enregistré plusieurs années auparavant.

Le 17 novembre 2010, un panel d’experts est allé plus loin en refusant tout simplement le transfert du nom de domaine litigieux au motif que le demandeur avait trop tardé, six ans après l’enregistrement, pour engager une procédure [9]. Une telle solution contraint les titulaires de marque à agir dans un délai raisonnable.

Conclusion

À la question « Existe-t-il un délai à partir duquel le titulaire d’une marque ne pourrait plus agir en UDRP ? », la jurisprudence UDRP n’offre pas, à l’heure actuelle, de réponse unique. Une telle situation est source d’une insécurité juridique. Une modification des règles de procédure UDRP pourrait mettre fin à cette situation instable.

Dans ce contexte, on ne peut que conseiller aux détenteurs de marques de surveiller les enregistrements de noms de domaine afin d’être avertis dès qu’un tiers dépose, volontairement ou involontairement, un nom susceptible de porter atteinte à leur marque.

Pour aller plus loin

[1] D2006-0560, Tom Cruise v. Network Operations Center / Alberta Hot Rods, July 5, 2006 ; D2006-0642, General Conference Corporation of Seventh-day Adventists v. Walter McGill, dba Creation 7th Day Adventist Church, Creation (7th Day Adventist) Ministries, Creation Ministries and Creation Seventh Day Adventist Church, Creation 7th Day Adventist Church, July 21, 2006 ; D2009-1180, Laufer Media, Inc. v. Oakwood Services, Inc., October 24, 2009 ; D2010-0831, The Clorox Company v. Domains for sale, dba Netegg, August 13, 2010 ; D2006-0950, Those Characters From Cleveland Inc. v. User51235 (38so92lf@whois-privacy.net), October 10, 2006.

[2] D2009-1180, Laufer Media, Inc. v. Oakwood Services, Inc., October 24, 2009.

[3] D2006-0642, précité.

[4] D2001-0535, Churrascaria Porcão Ltda. v. Prime Products International, Inc., July 6, 2001.

[5] D2006-0560, précité.

[6] D2006-0950, précité.

[7] D2008-0751, Dogan Gazetecilik A.S. v. Internet Amele Birligi, August 27, 2008.

[8] D2003-0447, The E.W. Scripps Co. v. Sinologic Industries, July 1, 2003.

[9] NAF 1349045, The New York Times Company v. Name Administration Inc. (BVI), November 17, 2010.