.COM, .CO.UK : une variété de réponses extrajudiciaires au cybersquatting

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 décembre 2006.

Une récente affaire, opposant un footballeur anglais et son supporter propriétaire d’un .COM et d’un .CO.UK, illustre la nécessité de toujours s’orienter, en cas de litiges, vers la procédure et l’institution spécifique de l’extension concernée.

Wayne Rooney, célèbre footballeur anglais, conteste la titularité de 2 noms de domaine, waynerooney.co.uk et waynerooney.com, acquis par un supporter en 2002, et non exploités depuis.

S’ouvrent 2 procédures de résolution des litiges différentes, parfaite illustration de la variété des réponses extrajudiciaires au cybersquatting sous diverses extensions.

L’affaire rapportée illustre remarquablement la singularité de la stratégie contentieuse en matière extrajudiciaire qui consiste pour une part essentielle à devoir déterminer quelle est l’unique procédure applicable à tel nom de domaine litigieux (et non pas au litige lui-même).

Des procédures multiples et indépendantes

En théorie, il pourrait exister autant de règlements régissant les procédures alternatives de règlement des conflits relatifs aux noms de domaine [2] qu’il existe d’extensions.

Observons néanmoins que pour un certain nombre d’extensions, ce sont les principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP [3]) qui s’appliqueront. C’est notamment le cas pour les domaines génériques .COM, .NET, .ORG, .INFO ou .BIZ mais aussi pour de nombreux domaines géographiques tels que le .LA (Laos), à moins qu’il s’agisse d’une adaptation plus ou moins libre de l’UDRP comme cela a été retenu pour le .FR (France), le .EU (Union européenne), le .MX (Mexique) ou encore le .AE (Émirats Arabes Unis). Dans de nombreuses situations, le règlement du différend est confié à un centre institutionnel chargé d’organiser la procédure. Ainsi, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI exerce une activité relativement importante en la matière [4].

Dans ce paysage, l’extension britannique .UK (United Kingdom) se singularise par le fait que le registre, Nominet, a créé en son sein un service de résolution des différends appelé Nominet Dispute Resolution Service qui a pour fonction de trancher les litiges nés de l’enregistrement ou de l’utilisation abusive de noms de domaine sous le .UK, et ce, sur le fondement d’un règlement appelé Nominet Dispute Resolution Service Policy (Nominet DRP).

Il ressort de cet ensemble que dès lors qu’un requérant souhaite contester la titularité d’un nom de domaine (nomdesociete.com) par la voie extrajudiciaire de l’« arbitrage », il ne peut le faire que devant l’institution ou l’une des institutions expressément accréditée(s) pour le domaine sous lequel le nom est enregistré (.com) et uniquement sur le fondement du règlement édifié pour ce domaine (pour le .com, il s’agit de l’UDRP).

Deux procédures DRP simultanées contre un seul et même défendeur

En l’espèce, le défendeur, Monsieur Huw M., un fervent supporter d’une équipe de jeunes footballeurs talentueux, avait enregistré, le 16 avril 2002, les noms de domaine waynerooney.com et waynerooney.co.uk, inspirés d’un joueur qui, à cette époque, commençait à se faire un nom dans le milieu du ballon rond. Selon le registrant, son intention était de créer un « site de fan » consacré au génie footballistique de Wayne Rooney.

En 2006, ce jeune joueur rapidement devenu célèbre a souhaité contester la titularité de ces noms de domaine qui demeuraient dans les mains de monsieur M. sans que celui-ci ne les ait jamais exploités. N’ayant pu obtenir la restitution amiable des deux noms, monsieur Rooney et la société en charge de la gestion de ses droits de marque et d’image ont déclenché simultanément deux procédures à l’encontre de monsieur M. :

l’une devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI sur le fondement des Principes UDRP pour l’obtention du nom de domaine waynerooney.com ;

l’autre devant le Nominet Dispute Resolution Service sur le fondement du Nominet DRP pour récupérer le nom de domaine waynerooney.co.uk.

Deux décisions de transfert substantiellement similaires

Le règlement élaboré par Nominet est, parmi l’ensemble des modes extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, l’un de ceux qui se démarquent le plus de l’UDRP. Toutefois, on y retrouve les exigences communes à l’ensemble des DRP, à savoir :

l’existence d’une similarité ou d’une identité, avec un droit antérieur, de nature à créer un risque de confusion ;

l’absence de droit ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine ;

la mauvaise foi du défendeur au stade de l’enregistrement du nom de domaine et/ou au stade de son utilisation.

Par exemple, une disposition particulière réside dans l’existence d’une procédure de médiation préalable, qui ne laisse se dérouler la procédure d’arbitrage qu’en cas d’échec.

Une autre disposition est celle de l’article 1er du règlement Nominet qui, en matière de bonne ou mauvaise foi, pose la règle de l’alternative « ou », le requérant ayant ainsi la possibilité de prouver la mauvaise foi du défendeur soit à l’époque de l’enregistrement, soit au stade de l’exploitation. En revanche, les principes UDRP posent la règle du cumul, quoique l’interprétation large réalisée par la pratique UDRP tende à considérer que l’adjonction « et » pourrait être remplacée par « ou ».

Observons également que la définition des droits susceptibles d’être invoqués par le requérant dans le cadre d’une procédure Nominet est particulièrement large puisqu’elle recouvre de façon non limitative tous les droits protégés par le droit anglais. Toutefois, la portée de cette particularité mérite elle aussi d’être nuancée tant l’interprétation faite par la pratique UDRP du droit de marque est large et recouvre une multitude de situations.

Cohérence des pratiques extrajudiciaires

En définitive, à la lumière des deux décisions rendues, nous pouvons observer que les motivations qui ont guidé les arbitres uniques respectivement chargés de l’UDRP et de la Nominet DRP pour décider du transfert des noms de domaine sont substantiellement les mêmes.

Par exemple, tant la décision Nominet que la décision UDRP retiennent comme indice de mauvaise foi du défendeur le fait de n’avoir entrepris aucune mesure relative à la création d’un quelconque site Internet pendant quatre ans.

De même, les deux décisions rejettent les allégations de monsieur M. fondées sur l’antériorité des noms de domaine puisque l’un et l’autre reprennent à l’identique le nom d’une personne qui bénéficiait déjà, à l’époque, d’une certaine réputation, fût-elle locale.

Cette affaire, quelque peu atypique, présente l’intérêt de mettre en lumière le fait que la reprise dans les divers règlements DRP relatifs aux litiges de noms de domaine du noyau dur – risque de confusion, absence de droit ou d’intérêt légitime et mauvaise foi – participe à la cohérence de l’ensemble de la pratique extrajudiciaire en la matière.

Se pose désormais la question de la jonction des dossiers, mais il semblerait qu’une telle proposition se heurterait à des difficultés d’organisation et de coordination des institutions de règlement.

Pour aller plus loin

[1] OMPI, D2006-0916, Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw M., October 6, 2006 et Nominet, DRS 03844, Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. M. Huw M., 5 October 2006.

[2] Dispute Resolution Policy.

[3] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (appelés Principes UDRP).

[4] De même, la Czech Court Arbitration est chargée de l’organisation des procédures ADR relatives au .EU.