Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 6 juin 2007.
En l’absence de preuve émanant directement du concédant, le licencié exclusif de la marque « Line Rider » (demandeur à l’UDRP) n’a pas pu obtenir le transfert du nom linerider.org antérieurement enregistré par un tiers (défendeur).
Bostjan Cadez, designer, est l’auteur d’un jeu vidéo en ligne nommé « Line Rider » dont la première apparition sur la toile date du 23 septembre 2006.
Le 9 novembre 2006, M. Cadez, qui n’est pas partie à la procédure, aurait concédé à la société inXile Entertainment, demanderesse, une licence exclusive pour l’exploitation de son jeu vidéo et de sa dénomination en tant que marque.
La veille, inXile Entertainment déposait une demande d’enregistrement de la marque « Line Rider » devant l’USPTO.
Le 11 octobre 2006, le nom de domaine linerider.org était enregistré par Wietse de Vries. Ce dernier argue du fait qu’il aurait été dûment habilité par le créateur du jeu vidéo pour désigner un site Internet intéressant les adeptes de « Line Rider ».
À suivre les propos avancés par les parties, il semblerait que Bostjan Cadez ait donné son consentement à Wietse de Vries, défendeur, pour l’enregistrement et l’utilisation du nom linerider.org avant d’accorder une licence exclusive à inXile Entertainment, demanderesse.
Quant au principal intéressé, Bostjan Cadez, il n’est pas partie à la procédure UDRP.
Dans une décision OMPI D2006-0232, l’expert unique, non convaincu des arguments émis par inXile Entertainment, société demanderesse, a rejeté sa demande de transfert du nom de domaine linerider.org.
La décision rapportée mérite d’être mise en avant en ce qu’elle retient une approche stricte du principe d’antériorité (I).
Par ailleurs, elle offre un certain intérêt quant aux pouvoirs de l’expert sur le terrain de la preuve (II).
L’article 4 a) i) des Principes directeurs exige du requérant qu’il prouve l’existence des droits dont il disposait sur la marque au jour de l’enregistrement du nom de domaine.
Or, en l’espèce, linerider.org (enregistré le 11 octobre 2006) est antérieur non seulement au dépôt d’une demande d’enregistrement de marque devant l’USPTO (8 novembre 2006) – il est d’ailleurs rappelé qu’une telle demande ne confère aucun droit – mais également au contrat de licence exclusive dont inXile Entertainment ne bénéficie que depuis le 9 novembre 2006.
En somme, seule la création du jeu vidéo et sa mise en ligne sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine par Wietse de Vries.
L’expert unique en conclut fort justement qu’à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, seul Bostjan Cadez, créateur du jeu vidéo et de son titre, disposait de droits sur le nom « Line Rider » et, par voie de conséquence, sur linerider.org.
Au surplus, il semblerait que Bostjan Cadez ait donné son accord à Wietse de Vries pour l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine afin d’élaborer un site consacré aux fans de « Line Rider ».
Wietse de Vries défend sa cause devant l’expert unique en produisant des échanges de courriers électroniques dans lesquels le site Internet publié à l’adresse linerider.org aurait été élaboré avec la collaboration même de Bostjan Cadez.
En vertu de l’article 10 d) des Règles d’application des Principes directeurs, il appartient à l’expert de déterminer la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert unique applique ce texte.
L’expert s’interroge sur l’authenticité des pièces ainsi produites, sans pouvoir les écarter (they may be authentic).
En tout état de cause, l’expert considère que les pièces qui lui sont soumises ne lui permettent pas d’établir avec certitude que le nom de domaine a été enregistré avec le consentement du créateur du jeu vidéo, Bostjan Cadez.
D’un autre côté, analysant le contrat de licence produit par la demanderesse, l’expert en reconnaît l’existence et la recevabilité. Or ce contrat comporte une garantie par laquelle le concédant, Bostjan Cadez, affirme n’avoir au préalable consenti aucune autre licence.
Cependant, compte tenu des circonstances et en l’absence de Bostjan Cadez, l’expert n’est pas convaincu que, par cette garantie, ce dernier ait souhaité couvrir l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine similaires ou identiques au titre du jeu vidéo « Line Rider ».
En définitive, la société demanderesse, inXile Entertainment, n’a pas été en mesure de démontrer la mauvaise foi du défendeur.
La décision D2006-0232 est une nouvelle illustration des difficultés susceptibles de survenir à l’occasion de la création d’une marque en ce qu’elle invite les cocontractants à faire enregistrer concomitamment les noms de domaine qui lui sont similaires ou identiques ; dans le cas de licences de marques, il est nécessaire de s’assurer qu’il n’existe aucun accord préalable sur des noms de domaine se rapportant auxdites marques.
Author
Publication Date
Jurisdiction
Topics
Industry
Related Decision(s)